Компания выявления результатов интеллектуальной деятельности. Документы

Выполнение научно‑исследовательских, опытно‑конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) всегда завершается каким‑то определённым результатом: положительным или отрицательным. И если с точи зрения науки и отрицательный результат тоже ценен, то с точи зрения предпринимательства важнее, конечно, положительный - то есть, удачное решение поставленной задачи.

Известно, что сами по себе результаты НИОКР не охраняются правом интеллектуальной собственности - это информация, знания, которые не являются объектами прав. Правовую защиту эти знания получат только после идентификации и оформления их в виде охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Например, таких как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу‑хау, произведения науки, произведения дизайна, программы для ЭВМ и базы данных.

Итак, поскольку получаемые в жизни результаты НИОКР не делятся сами по себе на объекты интеллектуальной собственности, предусмотренные гражданским законодательством, возникает необходимость выявлении их в полученном результате и идентификации, то есть интегрированного технического и юридического описания таких результатов с точки зрения интеллектуальных прав.

Как показывает наш опыт проведения due diligence интеллектуальной составляющей, занимаясь исследованиями, компании редко выделяют даже минимальные ресурсы на создание систематизированных описаний имеющихся РИД, в том числе и незавершенных.

Очень часто предприятие располагает только планом ведения НИОКР, пачкой трудовых договоров и соглашений о конфиденциальности, случайных и разрозненных договоров подряда на разработку ПО, проведение испытаний или оказания услуг. Понять, какие именно исключительные права и на какие объекты принадлежат клиенту, кто является их авторами и на каком основании они получены, зачастую просто невозможно.

А ведь в отсутствие четкого представления об имеющейся интеллектуальной собственности просто невозможно принимать адекватные меры по её охране, оформлению и учёту прав. Тем более - планировать какие‑то действия по коммерциализации. Кроме того, компаниям не на что ориентироваться в создании такого рода описаний: законодательных предписаний на этот счет нет, существуют формы описаний НИОКРов для учета в системе Минобразования, но они не годятся для защиты интеллектуальной собственности. ГОСТы и регламенты не отвечают требованиям времени и организации бизнес‑процессов в инновационной компании.

Как показывает практика, наиболее доступное и эффективное решение в сфере защиты результатов НИОКР заключается во внедрении системы документооборота на основе Спецификаций РИД, которые должны стать основной учётной формой и сопроводительным документом для нематериальных активов компании.

Спецификация РИД, получаемых в результате НИОКР, представляет собой последовательное описание технических, фактических и юридических характеристик продукта и предназначена для идентификации в её разделах различных объектов и обособления одних от других, учёта и накопления затрат на их создание или приобретение, а также для подтверждения исключительных прав на них.
Формы спецификаций могут быть различными, но по опыту применения наиболее удобная - это серия таблиц, каждая из которых описывает какой‑либо объект под соответствующим углом: сведения об интеллектуальной деятельности, об авторах, о видах РИД, входящих в структуру, их описания, обоснование охраноспособности, хронология создания, обновлений и дополнений.

Отражая последовательно все расходы на создание или приобретение вошедших в состав технологии РИД, спецификация может приниматься в качестве надлежаще оформленного документа, подтверждающего существование нематериального актива и права компании на результат интеллектуальной деятельности (пп. «б» п. 3 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов - ПБУ 14/2007»), а также первичного учётного документа компании (п. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учёте»).

Внедрение Спецификации как «паспорта» технологии позволяет исследовательскому центру или стартапу:

1) идентифицировать различные объекты учёта НМА и, что немаловажно - обособить один от других;

2) интегрировать разные РИД в единые объекты (технологии, программные комплексы и другие IP‑продукты);

3) присваивать объективные юридические характеристики создаваемым IP‑продуктам с точки зрения охраняемых РИД;

4) учитывать максимальное количество объектов интеллектуальной собственности компании (и как следствие повысить стоимость бизнеса, пресечь утечку интеллектуальной собственности в другие компании, максимально использовать результаты творческой деятельности сотрудников);

5) подтвердить принадлежность исключительных прав и состав созданных в компании РИД (инвесторам, лицензиатам, заказчикам или приобретателям при отчуждении исключительных прав, в суде).

Для примера расскажем об одной из работ по оформлению спецификации технологии масштабируемого производства наукоёмкой продукции.

С чего начинается работа над Спецификацией:

За основу мы взяли разработанную в компании Nevsky IP Law форму спецификации РИД, образующихся в результате НИОКР.

По нашей просьбе клиент организовал серию встреч с руководителем группы учёных, разрабатывающих технологию, в рамках которых мы в свободной форме собрали данные о проделанной работе и задавали по мере необходимости наводящие вопросы (благодаря такому подходу удалось выявить и зафиксировать информацию об объектах, о существовании которых изначально и не догадывался даже менеджмент компании).

Работа с полученным материалом начинается с установления сведений в том, что сделали учёные и каких результатов интеллектуальной деятельности достигли, так как остальные разделы спецификации (сведения о правообладателе, авторах, лицах, оказавших организационно‑техническое содействие, сведения о финансировании и затратах и проч.) привязаны к ним. В качестве исходных данных мы использовали два патента на изобретения клиента, в связи с чем можно было смело предположить, что наверняка ещё есть потенциальные охраноспособные патентуемые объекты, а также ноу‑хау - конкретные параметры технологии, которые обычно не указывают в патентах.

Технология включила в себя автоматизированную систему управления и программное обеспечение (программу для ЭВМ).
Все рабочие материалы (экспериментальные данные испытаний и научных изысканий) хранились в памяти ЭВМ и на съемных жёстких дисках, что позволило идентифицировать их в качестве базы данных. Независимо от того, была ли достигнута цель исследования, статистика исследований, результаты дорогостоящих экспериментов представляют собой ценность и интерес сами по себе - конкуренты или партнеры готовы платить за возможность получить доступ к таким сведениям.

Интегрированный подход к защите интеллектуальной собственности предполагает, что для составления Спецификации используются все сведения и данные, любые документы и фактические материалы - вплоть до научной библиотеки, собранной коллективом во время работы по тематике. В отличие от работы только по защите изобретения или дизайна, в ходе которой специалист может упустить из виду «сопутствующие» результаты, в ходе работы над спецификацией анализируется максимальный объем накопленных командой знаний, чтобы выявить как можно больше охраняемых результатов.

Что клиент получил в итоге:

1) многолетняя работа научного коллектива была обобщена и описана с точки зрения результатов, их экономической ценности и возможностей правовой защиты;

2) в процессе заполнения Спецификации были выявлены новые охраноспособные изобретения - относящиеся как к оборудованию, так и к методикам исследований;

3) была подсчитана себестоимость Технологии за счёт учёта расходов на создание РИД (в том числе затраты на услуги подрядных организаций и экспертов, содержание офиса, выплаты по гражданско‑правовым и трудовым договорам, страховые взносы на сотрудников);

4) в Спецификации удалось отразить нюансы технологии, не описанные в патентах или описанные приблизительно, но позволяющие в дальнейшем при необходимости воспроизвести технологию другими специалистами, например, оптимальная температура, давление, время отдельной производственной операции, конкретные химические вещества (т. е. был ликвидирован риск зависимости от личности учёного и обеспечена преемственность разработок) - в этой части тексты и схемы Спецификации конфиденциальны;

Как итог, для клиента был сформирован IP‑портфель, то есть совокупность охраняемых объектов интеллектуальной собственности, обладающая потенциалом коммерциализации, то есть введения в гражданский оборот.

Подготовка Спецификации позволила выявить ряд недочётов, допущенных в процессе работы над технологией:

1) обобщение технологической информации позволило установить факты неэффективного расходования инвестиционных средств, в том числе в результате недооценки трудностей технического плана, а также недостаточной изученности деятельности конкурентов, которые уже пользуются аналогичными разработками;

2) технология не прорабатывалась с точки зрения её коммерциализации, а значит, применяемые меры защиты являлись неадекватными и несоразмерными с точки зрения реальности вывода IP‑продукта на рынок. Отсутствие стратегии коммерциализации не позволило поставить четкие задачи перед менеджментом и учеными;

3) некоторые гражданско‑правовые договоры имели недостатки (например, в договоре на разработку автоматизированной системы управления, прямо не предусматривающего создание специального программного обеспечения, но созданного по факту, отсутствовало указание на то, что исключительное право на такое программное обеспечение в случае его создания принадлежит заказчику, в данном случае, нашему клиенту. Таким образом, наш клиент получил лишь право безвозмездного использования программного обеспечения без возможности дальнейшего отчуждения);

4) при выделении в технологии составляющих её РИД оказалось, что за использование клиентом большинства из них работникам не было выплачено вознаграждение (что повышает риск судебных споров);

5) программное обеспечение на рабочих компьютерах, в том числе предназначенное для создания конструкторской документации (типа AutoCAD), оказалось нелицензионным (что, как известно, грозит при проведении проверки уполномоченными органами привлечением к административной и/или уголовной ответственности);

6) вся информация, наработанная за 7 лет, хранилась на съёмных жёстких дисках в общедоступном месте, меры по резервному копированию данных не принимались, что могло в любой момент повлечь как утечку конфиденциальной информации, так и уничтожение всех наработанных материалов, хранящихся в электронном виде.

Мы рекомендуем исследователям независимо от масштабности проекта работать над спецификациями, причем не только в отношении уже завершенных работ, но и в процессе исследования. В последнем случае удастся предупредить многие ошибки и учесть максимум информации, что облегчит вам последующую работу с работниками, контрагентами, инвесторами, государственными органами и самими РИД.

Основные принципы лицензирования

Любой результат интеллектуальной деятельности имеет своего владельца (правообладателя). Правообладателю принадлежит исключительное (оно же имущественное) право, которое дает возможность контролировать использование объекта ИС и получать доходы от его использования.

Сущность исключительного права: обладатель исключительного права на РИДСИ (правообладатель) может

1) использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;

3) распоряжаться исключительным правом на РИДСИ.

Прежде чем начать использование заинтересовавшего вас результата интеллектуальной деятельности необходимо выяснить, кому принадлежит имущественное право, и заключить соответствующий договор. Соблазн без разрешения воспользоваться результатом интеллектуальной деятельности довольно велик, однако это может повлечь административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Распоряжение исключительным правом на РИД

В зависимости от объема передаваемых прав существует 2 варианта распоряжения исключительным правом:

1. По договору отчуждения

2. По лицензионному договору

1. По договору об отчуждении исключительного права (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий РИД в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента). Происходит смена правообладателя.

2. По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар ) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором , другому лицу (лицензиату ). Правообладатель не меняется .

Лицензии делятся на исключительную и неисключительную лицензии.

1) Простая (неисключительная) лицензия - предоставление лицензиату права использования РИДСИ с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

2) Исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования РИДСИ без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, т.е. у лицензиата – монопольное право на использование изобретения

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

- Открытая лицензия – предоставление любому лицу права на использование ОИС. Патентообладатель может подать в Роспатент заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе снижается в этом случае на 50%. Лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах.

по времени :

На ограниченный срок

На неограниченный срок

На срок действия охранного документа

Лицензионные договора классифицируются по способу охраны :

На охраняемые РИД (изобретения, ПМ, ПО, программы для ЭВМ и др.) – патентные лицензии

На неохраняемые РИД (ноу-хау) – беспатентные лицензии

Основными лицензиями являются патентные лицензии . С одной стороны, они по мировой статистике дороже беспатентных на 20-30%, с другой - фирмы более заинтересованы в приобретении запатентованной технологии, так как новизна ее подтверждена экспертизой национальных патентных ведомств соответствующих стран.

Не во всех случаях предметом лицензии является изобретение, на которое получен патент или подана заявка. В каких же случаях про­изводится продажа лицензии без наличия патента?

1) Когда техническое решение намеренно не запатен­товано или упущена возможность патентования в связи с разглашени­ем технической сущности. В то же время другая фирма не может обойтись без производственной помощи и технического опыта со стороны фирмы, в которой было отработано это решение.

2) Иногда же производственный опыт вообще нельзя запатентовать, он непатентоспособен , и фирма не хочет раскрывать свои секреты. Такой произ­водственный опыт, секреты производства получили в международной практике название «ноу-хау» (буквально «знать как»). Торговля сведениями «ноу-хау» все время расширяется. Продавать «ноу-хау» можно лишь в тех случаях, когда техническая сущность такого опыта, таких знаний не разглашены и иных возможностей использовать их, чем покупка лицензий у покупателя, не имеется. Таким образом, лицензии могут продаваться как на запатентованные изделия, так и на незапатентованные технические достижения («ноу-хау»).

Под выявлением результата интеллектуальной деятельности понимается идентификация такого результата, признаки которого соответствуют юридическим признакам охраноспособных объектов интеллектуальной собственности, и в отношении которого может быть принято решение о признании прав на этот результат как объект интеллектуальной собственности, а также идентификация РИД, имеющих охранный документ, но не учтенных и не числящихся на балансе учреждения.

Для проведения работ по выявлению РИД приказом руководителя учреждения необходимо создать экспертную комиссию из числа наиболее квалифицированных специалистов, например, в сфере наноиндустрии и интеллектуальной собственности, утвердить регламент работы экспертной комиссии, порядок взаимодействия подразделений и предоставления необходимой информации экспертной комиссии. Комиссия может действовать на постоянной основе, в этом случае рекомендуется утвердить план работ экспертной комиссии на предстоящий период.

Полномочиями экспертной комиссии может быть наделен уже существующий и постоянно действующий в государственном научном или образовательном учреждении орган или специально созданное структурное подразделение по управлению интеллектуальной собственностью. С каждым членом экспертной комиссии заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

При проведении работ по выявлению РИД в рамках сдачи–приемки результатов НИОКТР следует руководствоваться нормами части IV ГК РФ и условиями государственного (муниципального) контракта или гражданско-правового договора. Если охраноспособные РИД созданы в рамках государственного или муниципального контракта, то в соответствии с п.2 ст.1373 ГК РФ исполнитель направляет государственному или муниципальному заказчику письменное уведомление о получении РИД, способного к правовой охране с учетом результатов работы экспертной комиссии о признании РИД.

Если РИД выявлены в ходе инвентаризации, то порядок и документальное оформление результатов инвентаризации регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами [ 31,34,35 ].

В соответствии с Положением проводится обязательная и инициативная инвентаризация. Инвентаризацию проводят: а) при обязательной инвентаризации – комиссия по приватизации, реорганизации или ликвидации, создаваемая в соответствии с действующим законодательством; б) при инициативной инвентаризации - рабочая инвентаризационная комиссия, создаваемая приказом руководителя учреждения. При этом инвентаризация может сопровождаться дополнительными мероприятиями по осуществлению научно–технического, правового и экономического анализа РИД.

Целями научно–технического анализа является выявление РИД; правового анализа – определение правообладателя на каждый выявленный РИД, включая установление действительности документов, подтверждающих права правообладателя; экономического анализа - определение коммерческой ценности и перспектив коммерческой реализации выявленных РИД и прав на них. Результаты анализа оформляются отдельно – аналитическим отчетом.

К дополнительным мероприятиям, проводимым в ходе инвентаризации, относятся: идентификация субъектов прав на выявленные РИД по результатам проведенного правового анализа документов и сведений ; разработка рекомендаций по получению правовой охраны на выявленные РИД и их использование в целях коммерциализации. Экспертная комиссия может быть включена в состав рабочей инвентаризационной комиссии для проведения научно–технического и правового анализа. При выявлении РИД в виде научной, научно–технической экспертизы, порядок проведения таких работ организуется экспертной комиссией на основе имеющегося опыта, квалификации и знаний. При этом следует также руководствоваться общими правилами ст. 14 ФЗ №127, а также ведомственными правовыми документами, имеющими отношение к данной проблеме. Выявление результатов интеллектуальной деятельности осуществляется: – при проведении и по итогам НИОКТР и других видов работ, исполнителем которых является государственное образовательное или научное учреждение;– по информации работников государственных образовательных и научных учреждений о создании охраноспособных РИД в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей;– по итогам инвентаризации прав на РИД, принадлежащих и (или) используемых государственным научным и образовательным учреждением;– при проведении научной, научно–технической экспертизы.

В ходе выполнения операций по выявлению могут иметь место следующие виды РИД: а) РИД, имеющие охранные документы или охраняемые в режиме коммерческой тайны; б) способные к правовой охране РИД, которые целесообразно защитить патентом; в) РИД, правовая охрана которых нецелесообразна (например, не всякая программа для ЭВМ требует правовой охраны); д) РИД, которые целесообразно защитить в режиме коммерческой тайны; например, ноу-хау. е) РИД, не подлежащие правовой охране.

Экспертная комиссия по результатам выявления РИД составляет положительное (либо отрицательное) заключение о соответствии (либо несоответствии) результата интеллектуальной деятельности признакам объекта правовой охраны, а также готовит рекомендации по отбору РИД для практического применения (внедрения). Все эти материалы экспертная комиссия представляет на рассмотрение научно–техническому (научному, ученому) совету, который своим решением может рекомендовать руководителю утвердить либо отклонить подготовленное экспертной комиссией заключение.

Рассмотрим методику выявления РИД из результатов научно-технической деятельности. Выявление РИД проводится в пять этапов.

На первом этапе экспертная комиссия определяет способ выявления РИД: 1) на основе отчетов НИОКТР, актов сдачи–приемки результатов НИОКТР; 2) на основе материалов инвентаризации прав на РИД; 3) на основе заявки автора РИД; 4) заключения экспертизы (научной, научно–технической).

На втором этапе устанавливается соответствие рассматриваемого результата работ результатам научно–технической деятельности, а также юридическим признакам РИД; определяются возможность результата иметь объективную форму выражения и источник финансирования НИОКТР; выявляется целесообразность применения РИД в конечной научно-технической продукции по госконтракту. Следует заметить, что к результатам научно–технической деятельности относятся результаты научных исследований и разработок в виде образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии.

Например, из темы научно–исследовательской работы "Новые нанотехнологические принципы создания сенсоров" очевидна взаимосвязь получаемых результатов (использование функционализированных металлических наночастиц, нанопроволок и нанотрубок, макроскопических материалов с характерными особенностями свойств на наноразмерном уровне или поверхностной обработкой на нанометровом масштабе и наноструктурированных механических систем) с решением проблемы разработки новых сенсорных изделий на основе нанотехнологий. Далее комиссией устанавливается, что данный результат выражен в объективной форме. Под объективной формой в общем случае понимается форма, реально доступная для восприятия человеком. Частный случай объективной формы выражения – материальная форма. Если из существа материального объекта следует сущность входящих в него РНТД, то материальные объекты могут рассматриваться как объективная форма выражения результата.

Технические задания на выполнение работ могут предусматривать разработку таких видов научно–технической документации, как: при выполнении исследований – отчет о научно–исследовательской работе, а в случае опытно–конструкторских и технологических работ – проектная, техническая (конструкторская, технологическая, программная, эксплуатационная и иная) документация.

Результаты работ могут также отражаться также в письменных уведомлениях автора работодателя, письменных уведомлениях исполнителя государственного заказчика, в заявках на выдачу патента и на регистрацию, описаниях к патентам и свидетельствам, в нормативных актах, в т.ч. локальных (инструкции и методики) и в научной литературе (рукописи, опубликованные статьи, монографии, пособия и прочее).

Кроме документального оформления в случае опытно–конструкторских и технологических работ государственные (муниципальные) контракты могут предусматривать представление результатов работ в виде макетов, опытных образцов, изделий установочной партии, изделий, принятых в эксплуатацию, конечной продукции, а также в виде образцов веществ, материалов, штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных и пр.

В задачу выявления РНТД как объекта интеллектуальной собственности входит установление соответствия достигнутого результата, закрепленного законодательством, положениями государственных стандартов, контрактов или иных договоров. Если законодательство и государственный контракт, техническое задание предусматривают представление результата работ в виде научно–технической документации или иных документов, либо материального объекта, необходимо проверить соответствие рассматриваемого результата установленным требованиям.

Последовательное документальное оформление создания РИД, итоги и ход реализации мер для признания за правообладателем и получения правообладателем прав на результаты интеллектуальной деятельности, существенно снижает трудозатраты на выявление тех РИД, которым предоставляется правовая охрана. Помимо отчета о научно–исследовательской работе или технической документации по результатам опытно–конструкторских или технологических работ, к документам, отражающим наличие различных результатов интеллектуальной деятельности, относятся:

–уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о собственной предшествующей интеллектуальной собственности;

–уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о необходимости использования РИД – объектов исключительных прав третьих лиц;

–договоры с соисполнителями, субподрядчиками, в том числе о выполнении НИОКТР, направленные на создание элементов РНТД;

–отчеты о патентных исследованиях в целях выявления ближайших аналогов, прототипов для создания новых РИД, установления патентоспособности РИД;

– уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о получении РИД, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца.

–уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о готовности результатов работ (этапа работ) к сдаче;

–акты испытаний, заключения приемочной комиссии и прочая документация сдачи–приемки результатов НИОКТР. При этом нужно учитывать, что акты испытаний могут быть полезны не для любых результатов.

–инвентаризационные ведомости, акты инвентаризации прав на РНТД на основании Положения об инвентаризации прав на результаты научно–технической деятельности (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2002 № 7 "О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно–технической деятельности" (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 265, от 09.06.2007 № 366, от 12.09.2008 № 673);

– заявки на выдачу патента, заявки на государственную регистрацию, материалы переписки с Роспатентом, решение о выдаче патента, уведомления, свидетельства о государственной регистрации, патенты Российской Федерации, патенты иных стран;

– документы, подтверждающие принятые меры по охране конфиденциальности информации в виде секретов производства (ноу–хау);

Бухгалтерские документы, подтверждающие расходы на приобретение, создание, безвозмездное получение прав на РИД;

– учетные документы (формы) для государственного учета результатов научно–технической деятельности на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2005 № 284 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 622, дело документов объекта государственного учета РНТД в соответствии с "Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 63.

При необходимости первичного выявления новых охраняемых РИД проводят их комплексный анализ.

Экспертная комиссия составляет два реестра по РИД: один – по РИД, на которые имеются правоустанавливающие документы, второй – по охраноспособным РИД с рекомендациями для оформления их как объектов соответствующей правой охраны (изобретение, полезная модель, программа для ЭВМ и т.д.) Права на РИД могут принадлежать государству в лице государственного заказчика, исполнителю НИОКТР или совместно заказчику и исполнителю. Принадлежность прав на РИД указывается в государственном контракте, договоре, заказе на выполнение работ.

Установление предназначения рассматриваемого РИД, его функциональная пригодность к определенной практической деятельности осуществляется на основе анализа характеристик РИД, проводимого квалифицированными специалистами. При этом эксперты используют информацию, содержащую в техническом задании на выполнение работ, отчетной и технической документации. Желательно при этом обращать внимание на полноту отражения в документах потенциальной пригодности РИД для использования в конкретной области деятельности.

При анализе назначения РИД, его практической пригодности применимы подходы к установлению соответствия РИД такому условию патентоспособности как промышленная применимость. В соответствии с п. 4 ст. 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в индустрии наносистем. Применение "Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели" (утверждены приказом Роспатента от 31.03.2004 № 43), возможно в части, не противоречащей части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом, следует отличать результаты, изначально предназначенные для практического применения, но не доведенные до этой стадии от результатов, функционально не пригодные для реализации своего назначения, и результатов, изначально не имеющих такого предназначения.

На третьем этапе по выявлению РИД подготавливается отрицательное заключение в том случае, если на втором этапе не удалось установить соответствие рассматриваемого результата хотя бы одному из юридических признаков РИД. В отрицательном заключении указываются основания, по которым не может быть принято решение о признании указанного результата объектом интеллектуальной собственности.

Если рассмотренный результат отвечает юридическим признакам РИД, то уточняются правообладатели исключительных прав, срок действия прав на РИД, которые были созданы ранее и учтены в составе нематериальных активов учреждения. Также определяются те РИД, которые создаются на данный момент для включения их в состав НМА учреждения и отбираются РИД, способные к правовой охране.

На четвертом этапе готовится следующая информация: краткое описание РИД в целом с указанием его назначения; перечень охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности с указанием реквизитов (библиографических данных), дат начала действия (приоритета) и сроков действия документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств); перечень охраноспособных РИД и тех, которые не подлежат правовой охране. Одновременно разрабатываются рекомендации о целесообразности признания и получения прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, и составляется заключение о соответствии РИД юридическим признакам.

На пятом этапе экспертная комиссия выявляет РИД, имеющие коммерческую ценность. Для этого она проводит исследование рынка интеллектуальной собственности в регионе, в России и мирового рынка. При этом используются материалы аналитических обзоров научной литературы, патентной информации по определенной тематике и др. На основе материалов исследования рынка экспертная комиссия осуществляет отбор РИД и его оценку по рыночной стоимости. Весь пакет документов (заключение, рекомендации, материалы исследования рынка, реестры) экспертная комиссия представляет научно–техническому совету учреждения на рассмотрение.

Научно-технический совет рассматривает и рекомендует руководителю учреждения вынести соответствующее решение. На основе решения, вынесенного руководителем учреждения и оформленного в виде приказа, выявленные РИД, имеющие охранный документ и способные стать основой для коммерциализации, принимаются к бухгалтерскому учету. По охраноспособным РИД отдельным приказом руководителя учреждения выносится решение о проведении работ на получение правоустанавливающего документа.

В комплекс работ по выявлению результатов интеллектуальной деятельности включается и инвентаризация. Порядок, сроки проведения инвентаризации РИД и персональный состав рабочей инвентаризационной комиссии утверждается руководителем учреждения. В состав комиссии целесообразно включить работников бухгалтерской службы, представителей службы внутреннего аудита, разработчиков информационных систем, базы данных др. РИД, руководителей подразделений, осуществляющих научную работу в государственном научном и образовательном учреждении, сотрудников патентно–лицензионного подразделения или подразделения, выполняющего патентно–лицензионные функции.

Рабочая инвентаризационная комиссия анализирует наличие документов, подтверждающих правомерность владения имущественными правами. К ним относятся: договоры на выполнении НИИ, НИОКТР, в том числе в процессе трудовой деятельности; договоры (лицензионные) на приобретение РИД, на приобретение права использования РИД; патенты, свидетельства. Учет выявленных при инвентаризации прав на РИД осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами о бухгалтерском учете. При этом неучтенные объекты РИД, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к бухгалтерскому учету по их текущей рыночной стоимости, установленной для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету.

При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта РИД инвентаризационной комиссией используются данные о ценах на аналогичные объекты РИД, полученные от организаций-изготовителей, сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций.

Выявленные при инвентаризации РИД, т.е. как неучтенные подлежат оприходованию и зачислению на увеличение финансирования (фондов) у бюджетной организации с последующим установлением причин возникновения .

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.

В целях эффективного распоряжения исключительными правами ОАО "РЖД" и улучшения работы по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных по заказу ОАО "РЖД" в интересах инновационного развития ОАО "РЖД":

2. Начальникам департаментов, управлений, структурных подразделений и филиалов ОАО "РЖД", осуществляющим производственно- хозяйственную деятельность, руководствоваться настоящими Методическими рекомендациями и ознакомить с ней причастных специалистов.

Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.А.Гапанович

Методические рекомендации по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом

Утверждены
распоряжением ОАО "РЖД"
от 05.12.2011 N 2611р

1. Основные сокращения и понятия

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

ДЗО - дочерние или зависимые общества ОАО "РЖД"

НИР - научно-исследовательская работа

РНТД - результат научно-технической деятельности

РИД - результат интеллектуальной деятельности

Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Введение РИД в гражданский оборот - в рамках данных методических рекомендаций под введением РИД в гражданский оборот подразумевается распоряжение правообладателем своим исключительным правом в форме продажи лицензий на использование охраняемого РИД и/или отчуждения исключительных прав на него.

Введение РИД в хозяйственный оборот - в рамках данных методических рекомендаций под введением РИД в хозяйственный оборот подразумевается использование РИД правообладателем в своей производственно-хозяйственной деятельности любым не противоречащим закону способом при изготовлении и применении в производстве изделия, продаже, экспорте, техническом обслуживании (эксплуатации) изделия, применении способа, в котором использовано изобретение, и т.п.

Внедрение РИД - практическое применение охраняемого РИД правообладателем и/или с его согласия третьим лицом любым не противоречащим закону способом.

Коммерциализация РИД - это деятельность по внедрению РИД в производство, в том числе вывод на рынок охраняемого РИД и/или продукта, изделия, произведенного на его основе.

ДЗО - дочерние или зависимые общества ОАО "РЖД".

Договор об отчуждении исключительного права - договор, согласно которому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на РИД в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Лицензионный договор - договор, согласно которому одна сторона -обладатель исключительного права на РИД (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого РИД в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать РИД только в пределах тех правомочий и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право на использование РИД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Территория - перечень стран, на территории которых предоставляется право использования охраняемых РИД.

Страны экспорта - перечень стран, на территорию которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.

Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) - результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Экспорт - вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе.

Техническая документация - комплект конструкторской и технологической документации, необходимой для производства продукции по лицензии или осуществления процесса, в состав которой входят спецификации, чертежи, схемы, рецептура, описания, инструкции, рекомендации и другие материалы, необходимые при использовании типового или специального оборудования. Перечень технической документации указывается в приложении к договору.

2. Общие положения

Патентная стратегия ОАО "РЖД" до 2030 года (далее - Патентная стратегия) предусматривает формирование в ОАО "РЖД" системы создания, коммерциализации и использования интеллектуальной собственности, включающей структурные подразделения и организации ОАО "РЖД".

Данная система должна обеспечить возможность использования созданной в организации интеллектуальной собственности в собственном производстве или иного распоряжения интеллектуальными правами, в том числе их передачи заинтересованным лицам по лицензионным и иным договорам, использования в качестве вклада в уставный капитал других организаций или залога обеспечения обязательств либо иным образом.

При этом изменение величины экономического эффекта, полученного от внедрения созданной в ОАО "РЖД" инновационной продукции и услуг, по отношению к инвестиционным ресурсам и средствам, затраченным на осуществление научно-технической деятельности, и изменение количества лицензионных соглашений и договоров по передаче за рубеж прав на созданную в ОАО "РЖД" инновационную продукцию включены в систему показателей реализации Патентной стратегии.

Настоящие методические рекомендации по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом являются частью комплекса нормативных актов ОАО "РЖД", относящихся к системе управления интеллектуальной собственностью. Они содержат предложения и инструкции методологического характера, направленные на разработку и представление обоснований для принятия управленческих решений для целей эффективного хозяйственного использования РИД и введения прав на РИД в гражданский оборот.

Установление и регламентирование:

• оснований для приобретения правовой охраны РИД за рубежом;
• видов использования охраняемых РИД в хозяйственном и/или гражданском обороте за рубежом;
• условий (объем передаваемых прав, территория и срок использования, порядок и условия платежа, права, обязательства и ответственность сторон - участниц лицензионного соглашения) передачи прав на использование охраняемых РИД;
• критериев отбора РИД для зарубежного патентования;
• критериев выбора стран для зарубежного патентования;
• оптимальной процедуры патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для обеспечения защиты экспорта и введения РИД в гражданско-правовой оборот за рубежом.

4. Основания для приобретения патентной охраны РИД за рубежом

В случае выбора для разработки патентной формы охраны дальнейшие действия по введению РИД в хозяйственный и гражданско-правовой оборот за рубежом осуществляется через зарубежное патентование, заключающееся в получении патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в иностранном государстве.

С точки зрения сферы деятельности компании, необходимость в зарубежном патентовании возникает при осуществлении международного научно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности ОАО "РЖД" в форме экспортных поставок своих товаров и услуг типа инжиниринг и консалтинг, участия ОАО "РЖД" в качестве обладателя прав на РИД в международной торговле лицензиями, при создании совместных предприятий с иностранными инвесторами.

Кроме того, зарубежное патентование может использоваться как один из способов конкурентной борьбы в форме патентного блокирования действий фирм-конкурентов на рынке товаров и услуг.

Необходимость получения правовой охраны в иностранных государствах путем зарубежного патентования обусловлена тем, что исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы имеют территориальный характер действия. Данный принцип закреплен основополагающим документом в сфере интеллектуальной собственности - Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, участницей которого является и Российская Федерация. Согласно принципу территориальности, исключительное право на изобретение, запатентованное в России, защищает патентообладателя только на территории России, а использование такого изобретения в другом государстве не будет считаться нарушением его прав.

• на время действия охранного документа патентообладатель становится монополистом в использовании защищенного объекта интеллектуальной собственности в пределах объема прав, предоставляемых ему законодательством страны патентования;
• изобретения, полезные модели, промышленные образцы, использованные в экспортируемых товарах (машины, оборудование, приборы, технологии и т.д.), повышают конкурентоспособность и спрос на них, что дает возможность продавать их по более высоким ценам, выбирать страны с наиболее выгодной валютой, а иногда и просто удерживать свои позиции на рынке, не уступая место конкурентам;
• нарушение прав патентообладателя влечет за собой ответственность юридического лица (предприятия, организации, фирмы), нарушившего патент, включая применение к нему санкций, предусмотренных законодательством страны (в частности, в виде денежной компенсации ущерба, нанесенного правонарушителем, ареста, а затем конфискации или ликвидации ввезенных товаров, если будет установлено наличие в них объектов интеллектуальной собственности, на которые патентообладателю в этой стране выданы охранные документы).

Вместе с тем зарубежное патентование неизбежно связано с затратами энергии, времени и немалых финансовых средств на оплату патентных пошлин и услуг патентных поверенных. Поэтому решение о приобретении в иностранном государстве охранного документа на изобретение, полезную модель должно основываться на всестороннем анализе конкретной ситуации и определении целесообразности указанных затрат. Соответствующие рекомендации содержатся в разделах настоящих методических рекомендации.

6. Виды использования РИД в гражданско-правовом обороте

Использованием РИД в гражданско-правовом обороте является предоставление лицензий на использование охраняемого РИД или отчуждение в полном объеме исключительного права на него.

Лицензия на использование РИД может быть предоставлена правообладателем - лицензиаром пользователю - лицензиату в виде простой (неисключительной) или исключительной лицензии. При этом, лицензиат может использовать РИД только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором.

Право использования РИД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

При предоставлении простой (неисключительной) лицензии лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий третьим лицам.

В случае предоставления исключительной лицензии, лицензиар лишается права выдачи лицензий другим лицам.

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

При отчуждении исключительного права правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на РИД в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Использование РИД в гражданско-правовом обороте может осуществляться также в форме передачи в уставный капитал других организаций, оплаты акций (доли участия) совместных предприятий, в том числе при участии иностранного инвестора.

7. Предлицензионные договоры

В лицензионной международной практике используются различные виды предлицензионных договоров, особенности ряда из них (договор о намерениях, договор о конфиденциальности, опционный договор) изложены ниже.

7.1. Договор о намерениях

Начиная сотрудничество, партнеры обычно подписывают договор о намерениях. В момент его заключения важно знать реальные и окончательные намерения партнера. Не налагая конкретных обязательств, договор фиксирует намерения сторон и содержит план дальнейших переговоров. Когда стороны не готовы принимать на себя конкретные обязательства, договор оказывается документом, в котором могут быть зафиксированы начинающиеся взаимоотношения сторон.

Подготовка договора о намерениях позволяет получить информацию о партнере. В преамбуле договора указываются стороны; для юридических лиц - полное официальное наименование, юридический адрес, почтовые, банковские, регистрационные реквизиты. Определение в преамбуле целей и возможностей сторон может оказаться важным и при возникновении конфликта между ними, когда действительная общая воля сторон будет выясняться с учетом их целей (ст. 431 ГК РФ).

Последствия недостаточного учета особенностей договора о намерениях можно рассмотреть на примере. Немецкая компания направила письмо о намерениях своему потенциальному партнеру, где говорилось, что в течение ближайших лет она не планирует закрывать завод. Но уже через шесть месяцев компания начала рассматривать вопрос о свертывании производства. Это означало, что письмо о намерениях не отражало истинных намерений. Поэтому необходимо обращать внимание на четкость и определенность формулировок. В каждой стране есть свое понимание отдельных терминов: в США обычно используют понятие "торговые секреты" для обозначения того, что в Европе называют ноу-хау. Необходимо, чтобы партнеры адекватно трактовали используемые в договоре и переписке термины, понятия и определения.

Важно также то, кем, на каком уровне подписывается соглашение, когда ведутся переговоры о намерениях. Должно настораживать, если договор о намерениях подписан лицом, не уполномоченным принимать ответственные решения.

7.2. Договор о конфиденциальности

Имеются два основных типа соглашений о конфиденциальности: одностороннего и двустороннего действия. В одностороннем соглашении только для получателя технологии устанавливаются определенные правила, в то время как передающая сторона не имеет каких-либо ограничений. Получателю необходимо более точно формулировать значение терминов, определений, понятий, включенных в соглашение. В соглашении двустороннего действия обе стороны, подписывающие договор, будут действовать по единым правилам.

Важно правильно сформулировать в договоре объем передаваемых сведений и наименование объекта, сведения о котором рассматриваются как конфиденциальные: результаты научно-исследовательской разработки, опытные образцы или образцы, находящиеся в серийном производстве, - и чем точнее и полнее, тем лучше. Это связано с обязательствами по обеспечению гарантий соответствия характеристик и показателей, заявленных передающей стороной. Когда в дальнейшем предвидится соглашение о передаче на испытания образцов материалов, машин или приборов, договор содержит обязательство стороны, проводящей испытания, предоставить передающей стороне результаты испытаний.

Требования конфиденциальности учитываются и при согласовании условий испытаний: если детали, продукция, производимая по предполагаемой лицензии, отправляются на испытания, могут применяться правила конфиденциальности, ограничивающие дальнейшее использование переданных или полученных в результате испытаний знаний.

Договор содержит условия о рассмотрении споров: стороны могут выбрать законодательство страны, которое будет применяться для толкования договора, указать место рассмотрения этих споров.

Договор о конфиденциальности должен возлагать на получающую информацию сторону обязанность по принятию мер, включающих в себя:

• ограничение доступа к полученной информации, составляющей коммерческую тайну стороны, передающей информацию, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
• учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну стороны передающей информацию;
• регулирование отношений по использованию полученной информации, составляющей коммерческую тайну передающей стороны работниками, получающей информацию стороны на основании трудовых контрактов.

При этом передаваемая на материальных носителях информация, должна иметь гриф "Коммерческая тайна".

Важным является указание даты истечения срока охраны конфиденциальности сведений; иногда договором устанавливается, что обязательства о сохранении конфиденциальности сохраняются после истечения оговоренного срока. Вместе с тем нельзя требовать от партнера соблюдать жесткие ограничения в работе с полученной информацией, когда она станет доступной третьим лицам. В договор включают положение о прекращении обязательств по сохранению конфиденциальности сведений в отношении информации, разглашенной ее первоначальным владельцем.

Договором должна быть определена обязанность стороны получающей информацию по возмещению убытков при разглашении ей информации, составляющей коммерческую тайну вопреки договору.

Стандартное соглашение заключается на три - пять лет с момента его подписания. При производстве простой продукции практикуются сроки от одного года до трех лет.

В процессе переговоров может возникнуть вопрос об ознакомлении с объектом лицензии непосредственно на предприятии, в результате чего ноу-хау может потерять свою цену. Как утверждают, например, немецкие специалисты, необходим компромисс, т.е. взимание платы за ознакомительный визит, а соглашение о конфиденциальности должно иметь свою цену.

Конфиденциальность является основой соглашения о практическом ознакомлении или об ознакомительном визите, когда компания предлагает к продаже по лицензии технологию или установку. При заключении соглашения получающая сторона хотела бы посмотреть, как именно работает оборудование; знакомясь с производством, технологией, лицензиат получает определенную информацию, т.е. раскрываются все или многие секреты. Тогда они перестают быть ноу-хау и конфиденциальными сведениями. У передающей стороны возникает вопрос: допустить ли посещение и как защищать свою интеллектуальную собственность? Наилучшей защитой является получение потенциальным лицензиаром определенной суммы за ознакомление в сочетании с договором о сохранении конфиденциальности сведений. Соглашение подписывается при намерении создать совместное производство, при продаже бизнеса или его части. Договор о конфиденциальности иногда предусматривает передачу информации, в том числе заключенной в образцах продукции, приборах, базе данных, программе для ЭВМ на определенный срок. Предусматривается либо возврат всех носителей информации первоначальному обладателю, либо их уничтожение, если возврат экономически не оправдан. Такие условия могут быть изложены и в специальном договоре, именуемым опционным.

7.3. Опционный договор

Иногда требуется испытание опытного или мелкосерийного образца в производственных условиях покупателя, что требует заключения опционного договора.

Опцион как юридическое понятие означает право покупки, продажи, аренды, заключения контракта, совершения иных подобных действий в течение определенного срока на определенных (фиксированных) условиях или первоочередное право. При продаже интеллектуальной собственности коммерческая ценность изобретения и даже сама возможность его коммерческой реализации определяется в период действия опционного договора.

В гражданском законодательстве России опционный договор называется предварительным договором (ст. 429 ГК РФ), по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Последний должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Отсутствие указания срока означает обязанность сторон заключить основной договор в течение года с момента подписания предварительного соглашения. Если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, другая вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и о возмещении причиненных убытков (п. 4 ст. 445 ГК РФ). Если в период действия предварительного договора не будет заключен основной договор или если хотя бы одна из сторон не направит партнеру предложение заключить таковой, обязательства, предусмотренные предварительным договором, считаются прекращенными.

Опционный договор предполагает осуществление выплат в виде разового платежа за передачу на испытание технологии в виде технической документации, опытного образца и т.п. При этом оговаривается, что такая передача не означает право использовать технологию каким-либо образом помимо испытаний. Договор включает обязательство принимающей стороны сохранять полученную информацию в тайне, обязательство передающей стороны в течение срока действия опциона не продавать технологию третьим лицам и, в первую очередь, предложить ее партнеру по соглашению.

Свобода сторон при заключении договоров ограничивается добровольно принятым обязательством (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Условия опциона должны формулироваться особенно тщательно, ведь они могут предрешить дальнейшие обязательства сторон. Чтобы опционный договор не оказался обузой для передающей стороны, в нем оговаривают действия в случае получения более выгодных предложений от третьих лиц; подобная ситуация может иметь место, когда выявляется особая коммерческая ценность технологии, которая не предполагалась при заключении опциона. Если возмездный опционный договор заканчивается таким образом, обычно предусматривается возвращение полученного платежа.

8. Особенности заключения международных контрактов в сфере создания и использования РИД

Договорные отношения, возникающие при создании и использовании объектов интеллектуальной собственности российскими юридическими лицами совместно с иностранными партнерами, имеют сложную правовую природу, обусловленную спецификой и особенностями научно-технической деятельности и международного сотрудничества.

Международный обмен технологиями в товарной форме известен с начала XX в., но активное формирование мирового рынка технологий началось во второй половине 1950-х-1960-е гг., так как к этому времени объем международных коммерческих операций с технологиями превзошел масштабы национального обмена. По данным Международного валютного фонда (МВФ), занимающегося учетом платежей и поступлений по лицензионным договорам, число стран, участвовавших в этом обмене, с 1960 по 1985 г. (за 25 лет) возросло более чем в три раза (с 22 до 71), в два раза расширился национальный состав продавцов (с 18 до 37) и в 1,5 раза -покупателей (с 49 до 71 страны).

Международное научно-техническое сотрудничество (НТС) представляет особые формы внешнеторговых операций, а его основой являются прямые связи предприятий и межправительственные соглашения, отношения сторон в которых конкретизируются в сделках, совершаемых непосредственными участниками путем заключения договоров, соглашений и контрактов.

В контрактах, оформляющих международное научно-техническое сотрудничество, используются разнообразные термины, характеризующие намерения сторон: "экономическое сотрудничество", "торгово-экономическое сотрудничество", "производственное сотрудничество", "производственно-техническое сотрудничество", "специализация и кооперирование", "промышленная кооперация", "научное сотрудничество", "научно-техническое сотрудничество", "научно-техническое и промышленное сотрудничество", "соглашение о разделе продукции" и пр. Эта обширная терминология призвана отражать разные намерения участников сотрудничества и цели, которые они перед собой ставят.

В мировой практике принято относить международное научно-техническое сотрудничество к категории международного экономического сотрудничества, а сфера научно-технического сотрудничества в отличие от промышленного, которое также относится к категории международного экономического сотрудничества, предполагает заключение договоров о совместных разработках без их промышленного освоения.

В законодательстве государств и в международных документах не содержится определение НТС. В ГК РФ нет понятия НТС, а имеется более узкое понятие - договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

В соответствии со ст. 769 части второй ГК РФ по договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования. Условия договоров на выполнение НИР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах на интеллектуальную собственность.

В российской доктрине в отношении сферы НТС дается следующее определение: под международным научно-техническим сотрудничеством понимается совместная разработка научно-технических проблем, взаимный обмен научно-техническими достижениями, производственным опытом и подготовка квалифицированных кадров.

НТС может быть совместным, когда каждая из сторон вносит свою долю участия в общие работы, или заказным, когда покупается достигнутый одной из сторон результат научно-технических изысканий.

Основной характерной чертой современного НТС является его комплексный характер. Углубляется комплексный обмен непосредственно в сфере научно-технических связей, т.е. становятся более взаимосвязанными отдельные формы купли-продажи результатов научно-технических исследований. Чаще продаются и покупаются не только лицензии на использование патентных прав, но и в совокупности с ними инженерно-консультационные услуги, производственно-технический и управленческий опыт, услуги по аренде научного оборудования.

Наиболее часто используются три вида НТС:

• совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОТСР), которые могут закончиться получением охранных документов на охраноспособные результаты научной деятельности;
• совместное проведение научных исследований прикладного характера - более узкая, чем НИОКР, область сотрудничества с целью совершенствования или создания каких-либо новшеств;
• обмен научно-техническими достижениями, охватывающий:
  • обмен научно-техническими достижениями и исследованиями, позволяющий партнерам сократить расходы на исследования и определить научно-технический уровень их предприятий;
  • обмен правами на РИД в целях использования научных достижений контрагента и сокращения собственных средств на свои разработки;
  • обмен научно-техническими достижениями, осуществляемый в следующих формах: организация и участие ученых и специалистов в работе международных конференций, семинаров и симпозиумов, обмен учеными и специалистами для прохождения стажировки на предприятиях партнеров по соответствующему профилю науки и производства и т.д.

Международная коммерческая и правовая практика выработала следующие формы НТС:

1. Генеральное соглашение - заключается между крупными фирмами со значительным научно-техническим потенциалом и финансовыми возможностями, обеспечивающими научно-техническое сотрудничество. В нем определяются основы и утверждается программа сотрудничества. Генеральное соглашение заключается на пять - десять иногда и более лет.

2. Договор на исполнение научно-технических исследований - гражданско-правовой договор подрядного типа.

3. Договор купли-продажи - оформляется при продаже-приобретении сторонами продукции НТС.

4. Лицензионные договор и соглашение - заключаются на временное использование сторонами передаваемых по договору прав на некоторые виды РИД: патентные права, права на использование ноу-хау, средств индивидуализации.

5. Договор на оказание услуг (техпомощь, консультации, обучение и др.).

6. Совместная деятельность - осуществляется в формах создания совместного предприятия, научно-исследовательских центров и лабораторий, международного консорциума.

Целью консорциума является объединение капиталов его участников для создания и эксплуатации крупного промышленного объекта, например локомотивов и вагонов новых типов. Консорциум не является юридическим лицом, а представляет собой договорное объединение. В российском гражданском праве консорциум соответствует договору простого товарищества (гл. 55 ГК РФ). Консорциум создается в случае, когда для создания объекта требуется объединение на долгосрочной основе крупных инвестиций в форме машин и оборудования, финансирования, технологий и т.п. Отношения участников консорциума регулируются договором, содержащим условия о размерах и видах участия, об ответственности, о распределении прибылей и убытков.

7. Смешанные договоры - используются для оформления отношений сторон, регулируемых различными гражданско-правовыми договорами: купли-продажи (или бартера), подряда, лизинга, об оказании услуг, обмене специалистами и др.

Основные условия договоров о НТС приводятся в ряде международных документов, к которым относятся Руководство по составлению международных договоров о промышленном сотрудничестве (документ ECE/TRADE/124. Нью-Йорк: Публикация ООН, 1976) и Руководство по составлению договоров на сооружение промышленных объектов (документ ECE/TRADE/117. Нью-Йорк: Публикация ООН, 1973).

Договор о НТС должен, как правило, содержать следующие положения:

• о взаимном информировании сторон о ходе выполнения договора;
• о результатах интеллектуальной деятельности;
• об обеспечении конфиденциальности;
• об ответственности сторон (определяются размеры штрафов за нарушение сторонами своих обязательств);
• о разрешении споров (предусматривается арбитражный порядок разрешения споров и определяется арбитражный орган, который будет разрешать споры сторон);
• о применимом праве (при определении применимого права у сторон могут возникнуть трудности из-за многообразия их отношений по договору; если сторонам не удалось договориться о применимом праве для включения его в договор, то этот вопрос будет решать арбитражный суд, руководствуясь коллизионными нормами, которые он сочтет применимыми);
• о порядке вступления договора в силу, его продления и внесения в договор изменений и дополнений по обоюдному согласию сторон.

Наиболее распространенным видом сделок является заключение международного контракта.

Процесс оформления контракта включает несколько этапов. Он начинается с подготовки контракта, т.е. с направления коммерческого предложения (оферты), предлагающего другой стороне вступить в юридически обязывающий договор (контракт). Обычно оферта направляется конкретно стороне, но может быть совершена и как публичное объявление в средствах массовой информации.

В общих чертах коммерческое предложение должно содержать:

• точное полное и сокращенное наименования продавца;
• его товарный или фирменный знак, если таковые имеются;
• предмет сделки;
• краткую, но достаточную характеристику предмета сделки;
• предлагаемый объем поставок в рамках соглашения;
• условия поставки;
• сроки окончания работ по соглашению;
• порядок расчетов;
• реквизиты продавца.

Из результатов изучения или рассмотрения коммерческого предложения могут следовать предложения к деловым переговорам, а при положительном их исходе они могут завершиться заключением контракта. В ряде случаев по результатам переговоров сторон по предмету предполагаемого контракта или соглашения и его условий может быть составлен протокол о намерениях, в котором стороны выражают свои намерения вступить в контрактные отношения и принимают конкретные подготовительные обязательства на определенный срок. Протокол о намерениях позволяет получить определенную информацию о партнере. Более углубленная и расширенная форма протокола о намерениях - предварительный договор (ст. 429 ГК РФ), в котором стороны формулируют основные принципы и условия предстоящего соглашения и берут обязательства по дополнительному оформлению документации, получению кредитов, поиску подрядчиков.

Такой договор считается заключенным при согласии сторон по всем существенным условиям.

В договоре о создании и передаче технологии, осуществляемых в рамках международного НТС, должны указываться основные положения, стандартные для любого гражданско-правового договора: обязанности сторон, предмет соглашения, санкции за нарушения условий договора, условия форс-мажора, порядок разрешения спора, порядок оплаты.

Договор о создании и (или) передаче технологии должен содержать и ряд специфических пунктов. Чаще всего в качестве примера приводят содержание лицензионного договора о передаче определенного объема прав на использование технологии, так как пункты лицензионного договора могут входить в качестве составной части в иные договоры (договоры подряда, простого товарищества, купли-продажи, учредительный, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ).

К специфическим условиям таких договоров относятся:

• распределение прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, в том числе на деловую конфиденциальную информацию, гарантии того, что предмет соглашения соответствует количеству, качеству, описанию, упаковке и другим признакам, указанным в соглашении;
• гарантии того, что передаваемые технология и оборудование при соблюдении прилагаемых инструкций, руководств и технологических карт пригодны для выполнения видов деятельности, оговоренных в договоре;
• гарантии патентной чистоты и свободы от притязаний третьих лиц;
• технические параметры, которые продавец технологии гарантирует при соблюдении определенных условий сборки, установки, наладки, пуска и эксплуатации оборудования, а также перечень этих условий и способы определения технических параметров;
• гарантии покупателя соблюдать определенный уровень качества производимой по технологии продукции; данное требование ужесточается, когда по договору передаются права на использование товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров (в этом случае отход от оговоренных в договоре стандартов производимой продукции может нанести ущерб репутации продавца);
• гарантии покупателя соблюдать конфиденциальность при использовании всей информации, имеющей как патентную, так и беспатентную формы охраны.

При приобретении технологии покупатель должен знать, что он вправе запрашивать любую необходимую для проработки договора информацию о технологии.

При международном научно-техническом сотрудничестве покупатель обязан своевременно информировать продавца (и знать сам) об изменениях в законодательстве, действующем на территории страны - реципиента в сфере передачи технологий, в том числе об изменениях в законодательстве об охране и защите интеллектуальной собственности (нормах и стандартах, в том числе экологических, порядке прохождения сертификации).

В договорах о передаче технологии целесообразно резервировать:

• полный комплект поставок техники, технологии, сопутствующей документации и услуг (типа поставок "под ключ");
• обеспечение подготовки персонала, поставок запасных частей ремонта, производственного и послепродажного обслуживания, другой технической помощи на весь срок соглашения;
• обязательство продавца передавать всю информацию о доработке, совершенствовании передаваемой технологии.

Включение последних условий в соглашение о передаче технологии удорожает ее, но приносит соответствующую прибыль покупателю технологии.

При составлении договоров о передаче технологий необходимо четко отслеживать соответствие пунктов договора действующему законодательству. Их несоответствие требованиям закона может привести к недействительности договора (ст. 168 ГК РФ).

Так, к условиям, не соответствующим нормам патентного законодательства (часть четвертая ГК РФ), следует, в частности, отнести:

• полное или частичное совпадение объема передаваемых по договору прав с переданным другому лицу в соответствии с ранее зарегистрированным договором;
• предоставление исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление об открытой лицензии;
• предоставление лицензиату неисключительной лицензии, права заявлять иски к нарушителям патента, а также уступать третьим лицам патент, принадлежащий лицензиару.

Норме ГК РФ противоречит установление момента заключения договора, т.е. начала его действия, вне зависимости от даты его регистрации, а также предоставление по сублицензионному договору прав за пределами переданных по основному лицензионному договору.

В договоре должны быть определены пределы использования объекта интеллектуальной собственности лицензиатом.

В ходе НТС могут заключаться дополнительные договоры, позволяющие уточнить детали, результаты, получаемые в процессе сотрудничества, на разные сроки действия. При исполнении договора в случае нарушения имущественных прав и законных интересов потерпевшая сторона вправе предъявить контрагенту претензию, а последний в течение определенного срока обязан дать ответ на нее. В претензии должны быть указаны следующие обязательные вопросы:

• обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии;
• доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства;
• ссылка на нормативные акты;
• требования заявителя, сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
• перечень прилагаемых к претензии документов и другие доказательства, если таковые имеются.

Претензия подписывается уполномоченным лицом предприятия, скрепляется печатью и отправляется почтой или передается соответствующим техническим каналом связи либо вручается курьером под роспись.

Сторона, получившая претензию, обязана удовлетворить обоснованные требования заявителя и в письменной форме уведомить его о результатах рассмотрения претензии. В случае необоснованной претензии сторона, рассматривающая претензию, подготавливает мотивированное письмо об отклонении претензии.

Стороны должны стремиться к мировому разрешению споров, но при недостижении мирового соглашения они вправе обращаться в арбитраж или суд. В договоре должен быть установлен порядок разрешения споров, возникающих между сторонами. В большинстве договоров предусматривается разрешение споров в третейском суде или арбитраже с учетом действующих многосторонних конвенций по вопросам арбитража - Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. и Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.

Участие в международном научно-техническом обмене требует от сторон особенно тщательной проработки договоров, так как только сбалансированный договор, отражающий правовые вопросы взаимоотношений участников международного НТС, позволит сторонам избежать ошибок при выходе на технологические рынки.

Основные положения, связанные с составлением и регистрацией лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав на РИД, приведены в последующих разделах настоящих методических рекомендаций.

10. Составление договора об отчуждении исключительного права на РИД

Договор об отчуждении исключительного права на РИД заключается в письменной форме.

Сторонами договора об отчуждении исключительного права на РИД выступают правообладатель (согласно охранному документу) и приобретатель исключительных прав с другой.

Предметом договора об отчуждении исключительного права могут быть исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки (знаки обслуживания), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

Целью договора является переход исключительного права от одного к другому лицу по воле правообладателя с возможностью приобретателя как самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться исключительным правом на него в полном объеме в пределах сроков действия исключительного права, установленных законом.

При отчуждении у правообладателя (отчуждателя) исключительное право не сохраняется.

Отчуждаемое исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными лицензиями, выданными отчуждателем исключительного права или предыдущими

правообладателями. Согласие лицензиатов на заключение договора об отчуждении исключительного права не требуется.

Приобретатель исключительного права по общему правилу становится правопреемником правообладателя в имущественных правоотношениях, возникающих по поводу охраняемого объекта.

Приобретатель исключительного права имеет право распоряжаться исключительным правом независимо от указания на это в договоре.

Правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительного права, являются обязательственными.

Отчуждение исключительного права может происходить в рамках как возмездного, так и безвозмездного договора, при этом возмездность презюмируется.

Договор об отчуждении исключительного права недопустим в отношении отдельных видов объектов (коллективный товарный знак, наименование места происхождения товаров).

К существенным условиям договоров об отчуждении исключительного права относятся:

• условие об отчуждении исключительного права в полном объеме (в договоре нет необходимости упоминать об отдельных правомочиях или об определенных сроках, территории, способах использования). В том случае, если договор предусматривает отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводит ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливает срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 ГК РФ, он может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК);
• указание на объект, исключительное право на который подлежит отчуждению;
• размер вознаграждения или порядок его определения, если договор не является безвозмездным. В случае безвозмездного характера, это должно быть прямо указано в договоре, иначе договор считается незаключенным;
• срок выплаты вознаграждения.

Кроме того, к существенным условиям следовало бы отнести условия об обременении исключительного права лицензионными и другими договорами и их условия о способах использования, территории, сроках.

Форма договора об отчуждении исключительного права - письменная, а в отношении объектов патентного права, товарных знаков, знаков обслуживания, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных программ для ЭВМ или баз данных в ряде государств он требует государственной регистрации.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права. Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно -моментом государственной регистрации этого договора.

Вопрос о существенном нарушении договора решается исходя из положения п. 2 ст. 450 ГК РФ, согласно которому существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Если нарушение не является существенным, правообладатель может требовать возмещения убытков в полном размере.

В том случае, если в договоре предусмотрена неустойка за существенные нарушения договора, правообладатель наряду с требованием о переводе прав приобретателя может требовать взыскание неустойки вместо возмещения убытков.

В отношении разрешения споров и языка, на котором составлен текст договора, можно применять положения, аналогичные условиям лицензионного договора.

11. Регистрация лицензионного договора и договора об отчуждении исключительного права в уполномоченном органе

В патентных законах многих стран, а также законах, относящихся к другим объектам интеллектуальной собственности, определен обязательный порядок письменного оформления лицензионных договоров на предоставление права пользования изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, средствами индивидуализации.

Также в патентных законах большинства зарубежных стран предусматривается регистрация лицензионных договоров и договоров об отчуждении права на патент.

Регистрация лицензионных договоров может иметь обязательный и добровольный характер, однако незарегистрированные лицензионные договоры, как правило, считаются недействительными в отношении третьих лиц, предъявивших претензии за нарушение их прав в связи с данными договорами. Такой порядок действует в Австрии, Бельгии, Франции.

При регистрации лицензионных договоров контролируется их соответствие действующим в стране законодательным актам в области лицензионной торговли.

Так, в Патентном реестре Австрии регистрация проводится по письменному ходатайству одного из заинтересованных лиц или по решению суда. Вместе с ходатайством о регистрации должен быть представлен документ, на основании которого может быть проведена регистрация, содержащий существенные условия соглашения и заявление о согласии патентообладателя на регистрацию в Патентном реестре. Если документ не является официальным, он должен быть снабжен надлежащим образом удостоверенной подписью лица, распоряжающегося своим правом. Вместо подлинного документа может быть представлена надлежащим образом заверенная копия. Договоры и ходатайства при регистрации договора и ходатайства подлежат проверке по форме и по существу. В отношении третьих лиц предоставленные права действуют лишь при условии их регистрации в Патентном реестре.

В соответствии с Законом о патентах на изобретения Бельгии в Патентное ведомство должно быть сообщено о любой уступке или отчуждении, полном или частичном, заявки на патент или патента. Уступка и отчуждение заявки на патент или патента действуют в отношении Ведомства и противопоставляются третьим лицам только после внесения в хронологическом порядке сообщения о них в реестр.

Согласно кодексу интеллектуальной собственности Франции, права, вытекающие из заявки на патент или патента, могут быть переданы полностью или частично. При этом все действия, связанные с передачей или изменением в праве, вытекающем из заявки на патент или патента, должны быть в целях противопоставления их третьим лицам внесены в Национальный патентный реестр, который ведется Патентным ведомством Франции. Вместе с тем действие, связанное с передачей или изменением в правах, может иметь силу и до его внесения в реестр против сторон, которые приобрели право после даты совершения такого действия, но знали об этом действии в момент приобретения прав.

В Великобритании в Патентном ведомстве ведется реестр, в котором регистрируются сделки, юридические документы и события, затрагивающие права по патентам и заявкам, в том числе договоры о передаче права на патент или по заявке на патент, залога патента или заявки, лицензионные и сублицензионные, договоры залога лицензии или сублицензии. Формально регистрация не требуется, но любое лицо, заявляющее о приобретении патента, лицензии по нему на основании договора, иного юридического документа или события и зарегистрировавшее этот документ, считается законным владельцем прав по патенту в отличие от лица, которое обосновывает свои права более ранним договором, юридическим документом или событием, не зарегистрированными в патентном реестре (ст. 33 п. 1). Иными словами, реестр является презумпцией доказательства любых данных, регистрация которых требуется или предусматривается на основании закона о патентах. Следовательно, можно сделать вывод, что любые сделки, предметом которых являются права, вытекающие из патента, без регистрации недействительны для третьих лиц.

В ряде стран имеются другие особенности в порядке регистрации договоров об отчуждении патента и лицензионных договоров.

В Канаде договоры уступки патента и договоры о предоставлении исключительной лицензии не имеют юридической силы для последующего правопреемника, если такие договоры не зарегистрированы в Патентном ведомстве.

В США на федеральном уровне регулируются только договоры уступки патента (заявки на патент). Доказательством совершения уступки служит "удостоверение о подтверждении уступки за подписью и официальной печатью лица, уполномоченного на принятие присяги в пределах США или в иностранном государстве, дипломатического или консульского служащего США или должностного лица, правомочного принимать присягу, полномочия которого подтверждены дипломатическим или консульским служащим США, или должностного лица, назначенного зарубежным государством, которое в силу договора предоставляет аналогичную возможность назначенным должностным лицам США". При этом договоры уступки патента недействительны, "если им противостоит какой-либо последующий и не уведомленный об этих действиях покупатель или залогодержатель..., кроме случаев, когда эти действия зарегистрированы в Ведомстве по патентам и товарным знакам...". Сходное правовое регулирование договоров уступки патента, исключительной лицензии и залога патента предусмотрено в Республике Корея.

Так, упомянутые договоры влекут юридические последствия только при их регистрации в Патентном ведомстве. Кроме того, в Японии решен вопрос о регистрации простых (неисключительных) лицензий. Закон не требует обязательной регистрации простой лицензии в Патентном ведомстве, однако она желательна для обеспечения прав владельца лицензии.

Целью регистрации неисключительной лицензии является защита лицензиата от последующих правопреемников или от обладателя исключительной лицензии. Если неисключительная лицензия зарегистрирована, то она действует и в отношении лица, приобретшего патент или основанное на патенте исключительное право использовать изобретение.

Вместе с тем опыт некоторых стран свидетельствует об отсутствии системы государственной регистрации передачи объектов интеллектуальной собственности. Так, например, в ФРГ предусмотрена возможность уступки патента и заключения лицензионных договоров. Однако Патентное ведомство ФРГ не регистрирует такие договоры. Более того, Патентный закон ФРГ не содержит положений относительно их формы и содержания. Как указывают немецкие авторы, по-прежнему правовая природа лицензионных договоров определяется судебной практикой и доктриной.

Иная ситуация с регистрацией договоров о передаче права на охраняемые объекты интеллектуальной собственности сложилась в странах СНГ.

Общей нормой для законодательств государств СНГ является обязательная регистрация указанных договоров, вступающих в силу с даты регистрации. Отсутствие факта регистрации влечет недействительность договоров либо в отношении всех лиц, в том числе сторон договора (законодательства большинства стран СНГ), либо в отношении третьих лиц (законодательства Украины, Молдавии - в отношении полезных моделей и промышленных образцов).

Обязательный порядок регистрации лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав действует и в России.

12. Зарубежное патентование в целях защиты экспорта и введения РИД в гражданско-правовой оборот за рубежом

Патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных на средства ОАО "РЖД", в зарубежных странах производится в целях повышения эффективности реализации на внешнем рынке транспортных средств, приборов, оборудования и технологий, в которых указанные РИД используются, а также для обеспечения продажи лицензий на использование РИД зарубежным фирмам (коммерциализации РИД).

Под патентованием понимается комплекс мер по обеспечению правовой охраны изобретений и полезных моделей, который включает:

• отбор изобретений для патентования;
• выбор стран патентования;
• выбор процедуры патентования;
• подготовку и подачу заявок на выдачу патентов в соответствующие патентные ведомства;
• ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы по заявкам на патенты;
• ведение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами;
• уплату пошлин за юридически значимые действия при осуществлении делопроизводства по заявкам на патенты и полученным патентам, поддержание в силе заявок на патенты и самих патентов, а также оплата услуг патентных поверенных;
• реализацию патентных прав и контроль за правомерностью их использования третьими лицами.

14. Выбор стран патентования

После отбора подлежащих патентованию изобретений, необходимо определить страны, в патентные ведомства которых будут поданы заявки на эти объекты.

Это достаточно ответственный этап, поскольку неправильный, недостаточно обоснованный выбор стран патентования приведет только к лишним, неоправданным валютным затратам. При этом рекомендуется, в первую очередь, исключить из перечня предполагаемых стран патентования те, в которых данный объект заведомо непатентоспособен из-за особенностей законодательства этих стран. Так, в целом ряде стран не выдаются патенты на медикаменты (лекарства), на способы лечения болезней и их диагностику, на вещества, полученные химическим путем, и некоторые другие объекты.

Для устройств (машин, приборов, оборудования и т.п.) каких-либо ограничений в их патентной защите законы обычно не предусматривают (за исключением тех, которые противоречат требованиям морали). Поэтому, если речь идет о патентовании машин, устройств и механизмов, то таких проблем не возникает. Не возникают они и для любых способов, кроме относящихся к лечению болезней, которые можно защитить далеко не везде. Что касается веществ, то нужно исключить страны, где не выдаются патенты на химические и лечебные вещества, если отобранные для патентования изобретения относятся именно к таким веществам. Способы получения этих веществ патентоспособны практически везде.

Охрану в качестве полезных моделей предоставляют не все страны. Например, в США и Канаде полезные модели не охраняются.

Выбирая страны для патентования отобранных для этого изобретений или полезных моделей, нужно рассмотреть две группы факторов, которые следует учесть.

В первую группу входят так называемые общие факторы, относящиеся к выбору стран независимо от цели патентования, а во вторую - специфические факторы, связанные уже с конкретной целью, с которой данное изобретение патентуется.

К числу общих факторов относятся:

1) Уровень научно-технического развития страны. Здесь имеется в виду наличие в данной стране предприятий той отрасли промышленности, к которой относится патентуемое изобретение, уровень техники в этой отрасли и ее развитие, ближайшие перспективы и т.п. Все это поможет оценить степень заинтересованности потребителей из данной страны в патентуемом изобретении.

2) Особенности патентного законодательства страны и ее судебной практики по делам, связанным с получением патентов и их нарушениями. Помимо тех особенностей патентных законов, о которых было сказано, нужно выяснить наличие или отсутствие в стране косвенной защиты продукта, когда патент на способ получения защищает одновременно и сам продукт, полученный этим способом, наличие в стране временной охраны изобретения по поданной заявке еще до получения патента на нее и другие вопросы (система экспертизы заявок - явочная или проверочная, при которой получить патент труднее, срок действия патентов, порядок уплаты пошлины и т.п.).

Что касается судебной практики, то очень полезно знать, в какой степени можно рассчитывать на судебную защиту в ходе рассмотрения заявки в случае отказа в выдаче патента (например, обращение в суды США, в патентный суд Германии и т.п.). Важное значение имеет и практика судов по делам о нарушении патентов - ее изучение поможет защищать свои права по полученному в стране патенту в случае его нарушения.

3) Экономические преимущества, которые может дать полученный в данной стране патент. Здесь оцениваются возможности использования в стране этого патента: для защиты экспорта своей продукции, для возможной продажи лицензии, если имеются соответствующие производства, отстранение конкурентов от реализации запатентованной продукции, иной возможности реализации полученных патентов.

4) Активность фирм отрасли в патентовании своих изобретений в данной стране. Это достаточно значимый фактор, который позволяет достаточно обоснованно судить о целесообразности патентования своих изобретений в этой стране.

5) Емкость рынка страны для товаров, к которым относится патентуемое изобретение, т.е. в конечном счете оценка объемов потребительского спроса на соответствующий товар и возможности его реализации в достаточном объеме, который оправдывал бы затраты на патентование.

6) Наличие на рынках страны фирм-конкурентов, степень овладения ими рынков для экспортной продукции, возможности противостоять конкурентам, ограничить их либо вообще отстранить с помощью полученных патентов.

7) Наличие межправительственных соглашений или контрактов, которые могли бы способствовать продвижению на рынки данной страны экспортируемой продукции или технологии.

8) Наконец, в отдельных случаях могут известную роль играть и политические соображения, когда по тем или иным неэкономическим причинам могут быть нежелательны и экономические контакты. Например, действующие международные санкции в отношении Ирана.

Вторая группа факторов связана непосредственно с конкретными целями патентования изобретений.

При этом выбор страны определяется не только ее особенностями, но и спецификой самого патентуемого изобретения. Исходя из такого подхода, можно предложить следующие рекомендации относительно выбора стран патентования.

1) Если изобретение отобрано для патентования с целью защиты предполагаемого экспорта промышленной продукции, то заявки на патенты целесообразно направлять:

• в страны, где имеется промышленное производство аналогичной либо сходной продукции;
• в страны, где имеется производство промышленной продукции, хотя не аналогичной или сходной с экспортной, но имеющей то же или сходное назначение и способной удовлетворять те же потребности потребителя;
• в страны, где, хотя и нет аналогичного производства, но имеется достаточно емкий рынок для ее сбыта с перспективами его расширения.

2) Если изобретение патентуется с целью продажи лицензии, то заявки следует направлять:

• в страны, где имеются предполагаемые покупатели лицензий (лицензиаты);
• в страны, где, хотя производства нет, но имеется емкий рынок сбыта для лицензионной продукции. В этом случае в лицензионном соглашении будут указаны страны, где для лицензиатов обеспечена патентная защита такой продукции, что существенно повысит стоимость лицензии.

3) При патентовании изобретения с целью защиты проектов, оборудования, технологии, сооружаемых ОАО "РЖД" за рубежом объектов капитального строительства, заявки на патенты следует направлять:

• непосредственно в страну, где намечено сооружение данного объекта;
• в страны, куда соглашением предусмотрена поставка продукции будущего предприятия, которую предполагается выпускать по технической документации, предоставленной ОАО "РЖД".

4) Если патентование изобретений осуществляется в ходе международного научно-технического сотрудничества, то заявки нужно направлять:

• в те страны, с которыми такое сотрудничество непосредственно осуществляется;
• в страны, в которых использование совместно созданных изобретений может представлять для сторон интерес;
• в страны, куда предполагается поставка полуфабрикатов, полу продуктов, комплектующих изделий, а также отдельных агрегатов, блоков машин или другого оборудования в порядке осуществления международной промышленной кооперации.

15. Выбор процедуры патентования

Процедура патентования представляет собой установленный нормативными документами страны или международного договора определенный порядок подачи в компетентный орган заявки на получение патента и других предусмотренных документов, исследования заявляемого объекта на соответствие условиям патентоспособности, выдачи патента и поддержания его в действии.

На этапе выбора процедуры патентования необходимо решить, подавать ли заявку непосредственно в патентное ведомство каждой страны или использовать систему подачи одной заявки сразу в несколько стран с использованием существующих международных и (или) региональных соглашений в области промышленной собственности.

Патентование изобретений за рубежом может быть осуществлено с использованием следующих процедур патентования:

• испрашивание патентов на изобретения в соответствии с требованиями национальных законодательств стран патентования;
• испрашивание патентов на изобретение в соответствии с требованиями Договора о патентной кооперации;
• испрашивание европейских патентов на изобретение в соответствии с требованиями Европейской патентной конвенции;
• испрашивание евразийских патентов на изобретения в соответствии с требованиями Евразийской патентной конвенции.
• испрашивание патентов на изобретения в соответствии с соглашениями о создании Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности;

Процедуры патентования определяются в зависимости от предполагаемых рынков сбыта объектов техники и лицензий, сроков подачи заявок на патенты, условий получения патентов, требований патентных законодательств стран, их участия в международных и региональных договорах (соглашениях) по охране промышленной собственности, затрат средств на патентование и др.

15.1. Традиционная (национальная) процедура патентования

Национальную процедуру патентования используют, если на момент подачи заявки точно определены перспективы реализации изобретения в нескольких, не более четырех стран, и требуется достаточно быстро получить охрану за рубежом. Данная процедура используется и в том случае, если страны патентования не являются участниками международных и(или) региональных соглашений по охране промышленной собственности.

Традиционная (национальная) процедура патентования имеет определенные недостатки. Так, материалы заявки, описание и формула изобретения для подачи в патентные ведомства разных стран должны быть составлены по правилам этих стран и переведены на языки стран патентования. Кроме того, уже при подаче заявки необходимо оплачивать услуги патентного поверенного в каждой стране патентования. Заявке присваивается регистрационный номер только после уплаты соответствующей пошлины. Если в дальнейшем необходимость в получении патента в данной стране отпадает, то заявитель понесет убытки.

В связи с указанными недостатками, традиционная процедура патентования применяется главным образом при необходимости получения правовой охраны в возможно короткие сроки.

15.2. Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной кооперации

При патентовании изобретений за рубежом по процедуре, установленной Договором о патентной кооперации (РСТ), заявитель подает одну заявку (международную) с указанием стран (из числа участниц РСТ), в которых он намеревается получить патенты, в одно ведомство по охране промышленной собственности (для российских заявителей - Роспатент); на одном языке (для российских заявителей - русском). Заявитель получает отчет о международном поиске, позволяющий:

• укрепить его позиции по заявке (в случае положительных результатов);
• своевременно отказаться от перевода международной заявки на национальную фазу (в случае отрицательных результатов), что позволяет сократить непроизводительные расходы на переводы этой заявки на иностранные языки и оплату национальных пошлин;
• ограничить патентные притязания.

Процедура РСТ также обеспечивает заявителю возможность истребовать получение патента в указанных в международной заявке странах через 30 месяцев с даты приоритета изобретения (в зависимости от его выбора).

Международная фаза включает в себя подачу международной заявки, проведение поиска и публикацию заявки с отчетом о поиске (первая фаза РСТ) и международную предварительную экспертизу по требованию заявителя (вторая фаза РСТ).

Национальная фаза представляет собой обычный порядок выдачи патентов ведомствами стран патентования в соответствии с требованиями законодательства данной страны.

Использование процедуры РСТ связано с дополнительными затратами по сравнению с патентованием по традиционной процедуре -уплатой международной пошлины. Однако в большинстве случаев это оправдывается за счет других преимуществ РСТ (возможность истребования конвенционного приоритета, когда она утрачена для патентования по традиционной процедуре, проведения дополнительных доработок и исследований объекта техники, выявления перспектив коммерческой реализации и т.д.).

Применение процедуры РСТ, как правило, является экономически целесообразным при патентовании изобретения в 4 и более странах - участницах Договора.

15.3. Патентование изобретений в соответствии с Европейской патентной конвенцией

Конвенцией о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция - ЕПК) создана единая процедура выдачи патента, действующего на территории стран - участниц Конвенции.

Заявитель подает заявку на патент в одно ведомство по охране промышленной собственности (Европейское патентное ведомство) через одного патентного поверенного на одном иностранном языке и получает европейский патент, действующий как национальный в указанных заявителем странах - участницах ЕПК.

Получение европейского патента не исключает возникновения коллизий в странах, где он будет действовать как национальный патент, в силу различий требований законодательств (иски, связанные с аннулированием и нарушением патентов, приоритетные столкновения и ДР.).

Отказ в выдаче европейского патента лишает возможности получения охраны в указанных в заявке на европейский патент странах в связи с публикацией заявки, поэтому в ряде случаев заявители по наиболее коммерчески перспективным изобретениям испрашивают двойную защиту, подавая одновременно национальную заявку и заявку на европейский патент с указанием той же страны.

Процедура испрашивания европейского патента, как правило, экономически выгодна, когда европейский патент испрашивается не менее, чем на 4 страны.

Европейский патент может быть истребован также по процедуре РСТ. Для этого при подаче международной заявки наряду со странами -участницами РСТ указывается европейский патент. При переводе международной заявки на национальную фазу заявка должна быть переведена на один из официальных языков ЕПК и направлена в Европейское патентное ведомство с перечислением стран - участниц ЕПК, в которых заявитель желает получить охрану изобретения на основе европейского патента.

15.4. Патентование изобретений в соответствии с Евразийской патентной конвенцией

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) дает охрану изобретениям на территории всех государств - участников ЕАПК единым охранным документом - евразийским патентом. Это обеспечивает существенное уменьшение расходов на правовую охрану изобретения и повышает надежность патента.

По каждой евразийской заявке проводится патентный поиск на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей в объеме, соответствующем требованиям РСТ. Поиск проводит Федеральный институт промышленной собственности. Если в процессе экспертизы установлено соответствие предложенного изображения условиям патентоспособности и заявитель согласен с редакцией, с которой Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) готово выдать евразийский патент, принимается решение о выдаче евразийского патента. В противном случае выносится решение об отказе в выдаче патента.

С даты выдачи евразийского патента он имеет единый характер и действует на территории всех договаривающихся государств в течение времени, ограниченного датой, на которую патентообладатель должен уплатить первую годовую пошлину за поддержание евразийского патента в силе.

Для продолжения действия евразийского патента в каждом договаривающемся государстве патентообладатель указывает название каждого договаривающегося государства, в котором он желает продолжения действия патента. Такое указание направляется в ЕАПВ одновременно с платежным документом, подтверждающим уплату пошлины за поддержание евразийского патента в силе.

Из практики патентования в соответствии с Евразийской патентной конвенцией следует, что при патентовании изобретения в России и еще одной из стран участниц данная процедура экономически выгодна при патентовании в Армении, Молдове, Таджикистане и Туркменистане. Для принятия решения о выборе процедуры патентования в трех странах необходимо оценить минимальные расходы по уплате пошлин на этапах подачи и экспертизы заявки по группе из двух стран, дополняющих Россию. При патентовании в четырех и более странах евразийская процедура экономически выгодна в абсолютном большинстве случаев.

Положения и требования региональных соглашений Африканской организации интеллектуальной собственности (ОАПИ) и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (АРИПО) в основном аналогичны требованиям и положениям РСТ.

15.5. Особенности патентного законодательства стран патентования

При патентовании изобретений в зарубежных странах особое внимание должно быть уделено особенностям патентных законодательств стран патентования, в частности:

• возможность патентования изобретений, экспонируемых на международных выставках, с использованием выставочного приоритета определяется патентными законодательствами стран патентования;
• при патентовании изобретений в США заявителями могут выступать только действительные авторы изобретений;
• не может быть получен патент в США, если заявка подана без истребования конвенционного приоритета позже даты получения патента по тождественной заявке в России.

Решение о патентовании изобретения за границей должно быть принято в сроки, позволяющие подготовить и направить заявки на патенты в зарубежные страны до публичного раскрытия изобретения в России и, как правило, с возможностью истребования приоритета в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет).

Согласно пункту 1 статьи 1395 ГК РФ, заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

Порядок проведения такой проверки устанавливается Правительством Российской Федерации.

Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации, Евразийской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство и Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Приложение 1. Классификация лицензионных договоров

Приложение 2. Выбор вида лицензионного соглашения

1. Выбор вида лицензионного соглашения в зависимости от следующих критериев

Перечень источников, использованных при подготовке настоящих рекомендаций

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть четвертая, принят Государственной Думой 24 ноября 2006 года, одобрен Советом Федерации 18 декабря 2006 года (18.12.2006 г. N 230-Ф3).

2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Принято 15 апреля 1994 г. в Марракеше в качестве приложения 1С к Марракешскому соглашению о создании ВТО.

3. Патентная стратегия ОАО РЖД до 2030 года, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 20 января 2010 г. N 74р.

4. Регламент беспатентной охраны созданных разработок в режиме коммерческой тайны, утвержден Распоряжением от 18.04.2011 г. N 818р.

5. Методические рекомендации по исследованию технического уровня, тенденций развития и конкурентоспособности создаваемых разработок в сфере железнодорожной техники на основе патентной информации, утвержденные Распоряжением от 30.12.2010 г. N 2793р.

6. Борохович Л. И др. Ваша интеллектуальная собственность. Спб.: Питер, 2003.

7. Корчагин А.Д. и др. Исследование договорных отношений при создании и использовании объектов интеллектуальной собственности юридическими лицами с иностранными партнерами. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.

8. Корчагин А.Д. и др. Правовая охрана и использование результатов научно-технической деятельности в научных организациях. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.

9. Корчагин А.Д. и др. Совершенствование системы передачи за рубеж отечественных технологий, содержащих объекты промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2005.

10. Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность и внешнеэкономическая деятельность. М.: ВНИИПИ, 1997.

11. Евдокимова В.Н. Передача технологии: правовое регулирование и правоприменительная практика в Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

12. Конов Ю.П. и др. Патентно-лицензионные стратегии. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

13. Карпова Н.Н. и др. Практика оценки нематериальных активов интеллектуальной собственности: Учебно-методическое пособие. М.: Мир бизнеса, 2000.

14. Кириченко В.И. и др. Лицензионная торговля Часть II, Реализация и приобретение научно-технических достижений на внешнем рынке. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

15. Полонская И.В. Зарубежное патентование объектов промышленной собственности. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

16. Апарина Т.В. Договор о патентной кооперации: теория и практика. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

17. Евстафьев В.Ф. и др. Управление правами на результаты научно-технической деятельности. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2008.

18. Указания о правовой охране изобретений, промышленных образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и научного технического сотрудничества СССР с зарубежными странами. М.: Госкомизобретений, 1980г.

19. Методические указания по планированию работ по патентованию советских изобретений за границей и подготовке к продаже лицензий. М.: ВНИИПИ Госкомизобретений, 1985г.

20. Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг. М.: ЦНИИПИ Госкомизобретений, 1979 г.

22. Постатейный комментарий Гражданский кодекс РФ часть 4 под редакцией Крашенинникова П.В. М.: Статус, 2011.

"Финансовые и бухгалтерские консультации", 2008, N 4

Проанализируем изменения в налогообложении реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также рассмотрим положения части четвертой Гражданского кодекса РФ, имеющие значение для целей налогообложения.

Кому предоставляются льготы

В Налоговом кодексе РФ с 1 января 2008 г. появилась еще одна льгота. Начиная с этой даты не облагается НДС реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Первое, что обращает на себя внимание, - ограничен перечень результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), операции с которыми не подлежат обложению НДС. В ст. 1225 ГК РФ приведен длинный перечень РИД и средств индивидуализации. Из этого перечня освобождаются от НДС только изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау). Однако по-прежнему необходимо заплатить НДС с передачи прав на товарный знак и знак обслуживания, авторских прав (кроме исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных).

Итак, льгота распространяется, во-первых, на реализацию исключительных прав на указанные РИД, а во-вторых, на реализацию прав на использование указанных РИД в соответствии с лицензионным договором <1>. Поэтому для подтверждения права на льготу в первом случае необходимо иметь договор об отчуждении исключительных прав (ст. ст. 1233 и 1234 ГК РФ), во втором - лицензионный (ст. 1235 ГК РФ).

<1> Налогоплательщик не может отказаться от применения этой льготы (п. 5 ст. 149 НК РФ).

К чему приводит интеллектуальная деятельность...

Чтобы понять смысл внесенных в НК РФ изменений, необходимо определиться с такими понятиями, как "исключительные права на РИД", "права на использование РИД".

Согласно ст. 44 Конституции РФ интеллектуальная собственность охраняется законом. В силу положений части четвертой Гражданского кодекса РФ (ст. 1225) под интеллектуальной собственностью понимаются результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Отметим, что такой результат интеллектуальной деятельности, как программы для ЭВМ, охраняется авторским правом в качестве литературного произведения (ст. 1261 ГК РФ).

На результаты интеллектуальной деятельности у автора (иного правообладателя) возникают интеллектуальные права, которые включают в себя целый комплекс прав. Во-первых, это исключительное право. Во-вторых, авторские права: право авторства, право на имя. Авторские права являются личными неимущественными правами, т.е. принадлежат только автору РИД и не могут отчуждаться и передаваться иным лицам. В-третьих, другие права, такие как право следования, доступа, право на вознаграждение за использование служебного произведения. Для целей налогообложения важно именно исключительное право, поскольку оно имущественное, т.е. может быть передано третьим лицам на основании договора.

Исключительное право представляет собой право на использование РИД в любой форме, любым не противоречащим закону способом и включает в себя также право распоряжения РИД (ст. 1229 ГК РФ). Так, использованием программы для ЭВМ считаются: воспроизведение (изготовление одного и более экземпляров на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ), публичный показ, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала либо экземпляров (ст. 1270 ГК РФ). Продать же экземпляр фонограммы (а по аналогии и экземпляр программы для ЭВМ) предприниматель может только при наличии исключительных прав в форме распространения <1>.

<1> Пункт 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122).

Следствием признания исключительного права имущественным является возможность его залога и продажи с публичных торгов.

Оформляем договор

Итак, исключительное право другому лицу может быть передано автором по договору, а также может перейти в силу закона (при обращении взыскания на имущество правообладателя либо в порядке универсального правопреемства: наследование, реорганизация юридического лица). На основании каких именно договоров может быть передано третьим лицам исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации? По договору может передаваться как исключительное право, так и право на использование произведения. В части четвертой ГК РФ названы два вида договора: об отчуждении права и лицензионный. Рассмотрим каждый из них.

Когда исключительное право передается другому лицу в полном объеме, заключается договор об отчуждении исключительного права (ст. ст. 1233 и 1234 ГК РФ). По такому договору одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на РИД или средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права являются предмет договора, а если договор возмездный - также условие о размере вознаграждения или порядке его определения. Если существенные условия договора отсутствуют, он считается незаключенным.

Предмет договора - это условие о передаче исключительного права на РИД или обязательство по его передаче. В договоре должны быть указаны характеристики отчуждаемого объекта и реквизиты, перечисленные в документе о регистрации (если данный объект подлежит государственной регистрации). Кроме того, в договоре следует указать, что исключительное право передается приобретателю в полном объеме. В противном случае договор будет считаться лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права может быть и безвозмездным. Однако отметим, что между коммерческими организациями и договор об отчуждении исключительного права, и лицензионный договор будут всегда возмездными, поскольку дарение между юридическими лицами запрещено (п. 4 ст. 575 ГК РФ).

Договор должен быть заключен в письменной форме и в ряде случаев нуждается в государственной регистрации. Если не соблюдено условие о форме и регистрации, он будет недействительным (п. 2 ст. 1234 ГК РФ). Договор об отчуждении исключительного права может быть как реальным (если правообладатель обязуется передать), так и консенсуальным (если правообладатель передает). Реальный договор считается заключенным с момента совершения каких-либо действий, например с момента передачи экземпляра программы для ЭВМ. Консенсуальный договор заключается в момент его подписания сторонами.

На взгляд автора, целесообразнее всего использовать конструкцию консенсуального договора, по которому право переходит к приобретателю с момента подписания договора или с момента его государственной регистрации (при необходимости). Более того, если в договоре не указано иное, то он считается консенсуальным (п. 4 ст. 1234 Гражданского кодекса РФ).

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в определенных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Условия лицензионного договора, по мнению автора, можно разделить на существенные и обязательные. К существенным условиям относятся следующие.

1. Предмет договора. В договоре должны быть указаны РИД или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство). В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

В зависимости от того, сохраняет ли лицензиар право в дальнейшем выдавать аналогичные выданной лицензиару лицензии, они бывают двух типов:

• простая (неисключительная) лицензия, по условиям которой лицензиар сохраняет право выдачи лицензий другим лицам. При отсутствии упоминания в договоре о характере лицензии она предполагается простой (неисключительной) - п. 2 ст. 1236 ГК РФ;
• исключительная лицензия, которая лишает лицензиара права выдавать аналогичные лицензии другим лицам.

Однако один и тот же договор может одновременно содержать условия исключительной и неисключительной лицензии для разных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

1. Способы и пределы использования РИД или средства индивидуализации. Если конкретный способ использования РИД в договоре не оговорен, то лицензиат не имеет права использовать РИД таким образом (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например , если лицензиат планирует установить программу на компьютер и сдавать компьютер в аренду, то в таком случае одним из закрепленных в договоре способов использования программы для ЭВМ должен стать прокат <1>.

1. Условие о размере вознаграждения или порядке его определения в возмездном лицензионном договоре. Вознаграждение может выплачиваться в разных формах: фиксированные разовый (паушальный) или периодические (роялти) платежи, процентные отчисления от дохода или выручки (натуральные выплаты) либо иное. Например , в виде комбинированных платежей, когда платеж состоит из части паушального платежа плюс роялти.

Если при отсутствии существенных условий договор считается незаключенным, то неупоминание в договоре обязательных условий всего лишь затруднит его толкование и применение.

Так, обязательным условием является срок, на который заключается лицензионный договор. Этот срок не может превышать срок действия исключительного права на РИД или на средство индивидуализации. Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. Также если в договоре не указана территория, на которой допускается использование РИД или средства индивидуализации, то лицензиат вправе использовать их на всей территории РФ.

В отношении лицензионного договора также действуют правила о письменной форме и обязательной регистрации (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ). При несоблюдении этих условий договор будет считаться незаключенным. В отличие от договора об отчуждении исключительного права закон не устанавливает точный момент предоставления права пользования лицензиату. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ). При этом договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ). Это означает, что стороны лицензионного договора вправе установить в нем конкретный момент, с которого лицензиат может пользоваться указанным результатом. На взгляд автора, если такой момент в договоре не установлен, право использования РИД переходит к лицензиату с момента подписания договора (государственной регистрации).

Для договоров, которые действуют с момента государственной регистрации, стороны вправе предусмотреть, что лицензиат вправе использовать РИД с момента подписания договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ). К тому же такая оговорка снимет претензии со стороны налоговых органов по поводу документальной неподтвержденности расходов на уплату лицензионных платежей с момента подписания лицензионного договора до момента его регистрации. По мнению Минфина России, такая формулировка позволяет учесть арендные платежи за период с момента передачи объекта до государственной регистрации договора (Письмо от 12 июля 2006 г. N 03-03-04/2/172).

Новеллой является введение для лицензиата обязанности по представлению отчетов об использовании РИД. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании РИД или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию (ст. 1237 ГК РФ). Представление отчетов об использовании РИД является диспозитивным правилом, которое стороны при заключении лицензионного договора вправе изменить.

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

Итак, подведем промежуточный итог. В отличие от договора об отчуждении исключительного права по лицензионному договору передается не само исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, а только право использовать этот результат. Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату, поскольку исключительное право по-прежнему остается у правообладателя и он вправе передать его по договору об отчуждении или распорядиться им любым иным законным способом. Прекращения лицензионного договора не происходит: просто права лицензиара переходят к новому лицу (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

Особо нужно отметить сублицензионный договор. В целях освобождения операции от обложения НДС Минфин России приравнял сублицензионный договор к лицензионному. Так, согласно Письму от 16 января 2008 г. N 03-07-11/11 передача лицензиатом прав на использование РИД (поименованных в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) на основании сублицензионного договора освобождается от налогообложения так же, как и передача по лицензионному договору.

По сублицензионному договору лицензиат предоставляет право использовать РИД или средства индивидуализации другому лицу с письменного согласия лицензиара. На взгляд автора, согласие лицензиара может быть изложено как в тексте лицензионного договора, так и в отдельном документе, исходящем от лицензиара. Право использования РИД предоставляется сублицензиату только в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. Кроме того, срок действия сублицензионного договора не может быть больше срока, на который лицензиату предоставлена лицензия. Если срок все же больше, то сублицензионный договор считается заключенным на срок действия лицензионного договора. К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре (ст. 1238 ГК РФ).

Регистрировать или не регистрировать

Для ответа на вопрос, достаточно ли сторонам просто подписать договор или его необходимо зарегистрировать в Роспатенте, необходимо проанализировать, подлежит ли государственной регистрации сам результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации).

Если РИД или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации (товарный знак, наименование места происхождения товара, изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение и единая технология при использовании за рубежом), необходимо будет регистрировать и договор. В ряде случаев регистрация РИД необязательна и производится по желанию правообладателя (программа для ЭВМ, база данных, топология интегральной микросхемы). Если все же РИД был зарегистрирован правообладателем, то и договору не миновать Роспатента.

Кроме рассмотренных двух видов договоров должны быть зарегистрированы договор залога исключительного права на РИД и договор коммерческой концессии (ст. 1232 ГК РФ).

Коммерческая концессия в перечень не попала

Права на РИД и средство индивидуализации могут передаваться и на основании договора коммерческой концессии. По такому договору одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Несмотря на то что по договору коммерческой концессии может передаваться право использования такого льготируемого РИД, как ноу-хау, скорее всего контролирующие органы будут настаивать на том, что с платежей по такому договору НДС нужно будет заплатить, поскольку данный договор не поименован в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Однако при возникновении споров можно ссылаться на единственное отличие договора коммерческой концессии от лицензионного - объект договора. В первом случае объект - это комплекс исключительных прав, а во втором - право пользования объектом интеллектуальной собственности. Если передается только один РИД, то имеет место лицензионный договор, а совокупность РИД - коммерческая концессия.

В п. 4 ст. 1027 ГК РФ указано, что на договор коммерческой концессии распространяются правила о лицензионном договоре, если это не противоречит существу договора коммерческой концессии. И если к данному виду договоров применяются нормы о лицензионном договоре, то в таком случае коммерческая концессия - это уже не самостоятельный договор, а вид лицензионного договора с множественным предметом. Ведь приравнивает же Минфин России сублицензионный договор (также не поименованный в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) к лицензионному!

Трудность может возникнуть при передаче по договору коммерческой концессии РИД, как облагаемых, так и не облагаемых НДС. В этом случае необходимо будет разделить платежи по РИД в целях правильного расчета налога.

Критическая дата

Согласно п. 8 ст. 149 НК РФ при отнесении операций к не подлежащим налогообложению применяется тот порядок освобождения от налогообложения, который действовал на дату отгрузки товаров (вне зависимости от даты их оплаты). Поэтому платежи по договорам, которые были заключены до 1 января 2008 г., но оплата по которым прошла после этой даты, облагаются НДС.

Часть четвертая ГК РФ распространяется на правоотношения, возникшие после введения ее в действие. По правоотношениям, появившимся до этого момента, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие <1>. Кроме того, нормы части четвертой ГК РФ о порядке заключения и форме договоров, а также об их государственной регистрации будут применяться к договорам, заключенным после 1 января 2008 г., даже если предложение заключить договор направлено до указанной даты.

<1> Статья 7 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Если договор заключен до 1 января 2008 г. и продолжает действовать после этой даты, к такому договору применяются следующие обязательные для сторон договора нормы части четвертой ГК РФ:

• об основаниях, последствиях и порядке расторжения договоров;
• ответственности за нарушение договорных обязательств, если соответствующие нарушения были допущены после 1 января 2008 г., за исключением случаев, когда в договорах, заключенных до этой даты, предусматривалась иная ответственность за такие нарушения.

Налогообложение после 1 января 2008 года Учитываем прибыль

Кроме освобождения от обложения НДС операций с рядом РИД с 1 января 2008 г. увеличена стоимость, при превышении которой РИД или средство индивидуализации могут признаваться нематериальным активом (п. 1 ст. 256 НК РФ): первоначальная стоимость РИД или средства индивидуализации должна составлять более 20 000 руб. (при условии соблюдения всех прочих условий для признания НМА). Также единовременно должны выполняться условия, закрепленные в новом ПБУ 14/2007 <2> и п. 3 ст. 257 НК РФ.

<2> Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 утверждено Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н.

К новым налоговым рискам относится отсутствие в налоговом законодательстве норм, регулирующих порядок признания расходов на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью от 10 000 до 20 000 руб. (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ). А также норм, регулирующих порядок признания расходов на приобретение исключительных прав на иные РИД стоимостью до 20 000 руб. Такой риск возник из-за того, что одновременно с увеличением стоимости НМА не был увеличен размер единовременно признаваемых в расходах платежей (ст. 264 НК РФ). Поэтому не исключено, что единовременное признание платежей в размере от 10 000 до 20 000 руб. вызовет спор с налоговой инспекцией, поскольку стоит ожидать, что налоговый орган предложит "разделить" такие платежи на весь срок использования РИД.

Отчуждение исключительного права по соответствующему договору

Если договор предусматривает единовременный платеж, то у правообладателя доходы от реализации признаются на дату перехода права на РИД, а начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия объекта НМА. Что касается правопреемника, то у него сумма расходов на приобретение РИД и доведение его до пригодного состояния формирует первоначальную стоимость актива, а начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода актива в эксплуатацию.

Если же платежи носят периодический характер, то правообладатель признает доходы от реализации на дату осуществления расчетов по условиям договоров (либо на последний день периода) и прекращает начисление амортизации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия объекта НМА. У правопреемника в таком случае не возникает амортизируемого актива (пп. 8 п. 2 ст. 256 НК РФ), а расходы признаются в прочих расходах в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают исходя из условий сделки (пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ).

При заключении сторонами лицензионного договора РИД остается на балансе лицензиара, и поэтому начисление амортизации не прекращается. Доходы от реализации лицензиар признает на дату осуществления расчетов в соответствии с условиями сделки вне зависимости от вида платежа, а лицензиат признает расходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают исходя из условий сделки.

У контролирующих органов может быть целый ряд причин, чтобы отказать в признании расходами платежей на основании их несоответствия критериям п. 1 ст. 252 НК РФ. Так, расходы должны быть документально подтверждены платежными документами и договором (коммерческой концессии, лицензионным или об отчуждении исключительного права). Некоторые считают, что для признания расходов по названным договорам необходимо оформить акты о передаче прав по лицензионному договору (договору об отчуждении исключительного права).

Однако законодательство не содержит требований о составлении акта на передачу права. Такое требование было бы абсурдом. Право переходит на основании договора с момента его заключения (государственной регистрации) или с момента, который указан в самом договоре. Например , при продаже здания составляется передаточный акт на прием-передачу здания, но не о передаче права собственности. Право собственности переходит с момента государственной регистрации, и составление акта на его переход законодательно не требуется.

Так и по лицензионному договору (договору об отчуждении исключительного права) право считается переданным в момент, указанный в договоре, а если такой момент не установлен - в момент подписания договора или его государственной регистрации. Отсутствие необходимости в оформлении акта косвенно подтверждают и Письма Минфина России от 3 октября 2006 г. N 03-03-04/1/683, от 8 июня 2006 г. N 03-03-04/4/102, от 14 марта 2006 г. N 03-03-04/1/230, от 18 января 2006 г. N 03-04-08/12, Письма УМНС России по г. Москве от 30 сентября 2002 г. N 26-12/45796, от 22 февраля 2001 г. N 03-12/8980. По мнению контролирующих органов, документом, служащим основанием для начисления лицензионного вознаграждения, является зарегистрированный в установленном порядке договор.

Если договор подлежит государственной регистрации, то возможен спор по принятию в расходах платежей, осуществленных по договору, но до регистрации. В Письмах от 3 октября 2006 г. N 03-03-04/1/683 и от 14 марта 2006 г. N 03-03-04/1/230 финансовое ведомство указывало, что до регистрации лицензионного договора организация не вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму лицензионного вознаграждения по указанному договору. Избежать спора можно, прописав в договоре, что он распространяет свое действие на отношения, возникшие до момента государственной регистрации.

Есть ли НДС в программе для ЭВМ

Для подтверждения освобождения от НДС при передаче прав на РИД необходимо запастись договором об отчуждении исключительного права, лицензионным (сублицензионным) договором в письменной форме (Письма Минфина России от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/648, от 25 декабря 2007 г. N 03-07-11/640). А вот договор коммерческой концессии или купли-продажи не подойдет (Письма Минфина России от 15 января 2008 г. N 03-07-08/07, от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/649, от 19 ноября 2007 г. N 03-07-08/338), так же как и лицензионный договор присоединения (Письмо Минфина России от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/648). Отсутствие договора в письменной форме или государственной регистрации договора будет основанием для отказа в вычете продавцу.

Под особый прицел налоговой службы, вероятнее всего, попадет передача прав на программы для ЭВМ. По мнению контролирующих органов, при реализации программ налогообложение зависит от способа реализации:

• если правообладатель передает лицензиату права на использование программ для ЭВМ посредством заключения лицензионного договора, НДС не начисляется;
• если же правообладатель передает лицензиату такие права посредством реализации экземпляра программы для ЭВМ (записанной на материальный носитель) с вложенным лицензионным соглашением, то здесь заплатить НДС необходимо (Письмо Минфина России от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/648).

Заплатить НДС придется и в случае приобретения покупателем экземпляра программы по договору купли-продажи, например при покупке диска с записанной на нем программой для ЭВМ (Письма Минфина России от 15 января 2008 г. N 03-07-08/07, от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/649).

Многие компании в настоящий момент пересматривают свою договорную базу в связи с позицией Минфина России (при этом согласно переоформленным договорам экземпляры программы продаются с НДС, а право по лицензии - без него). Рассмотрим, почему финансовое ведомство считает, что необходимо заплатить НДС при передаче прав посредством реализации экземпляра программы для ЭВМ на диске конечному пользователю.

Дело в том, что потребитель заключает с правообладателем лицензионный договор присоединения <1> о предоставлении права использовать программу для ЭВМ. По договору присоединения начало использования программы означает согласие потребителя на заключение лицензионного договора. При этом условия договора изложены на приобретаемом экземпляре программы или на его упаковке (п. 3 ст. 1286 ГК РФ). По мнению Минфина России, в момент передачи диска договор присоединения еще не заключен, поскольку программу еще не начали использовать, а договор будет считаться заключенным только после начала использования программы.

<1> Под договором присоединения понимается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (ст. 428 ГК РФ).

Неизвестно, поддержат ли финансовое ведомство судьи. ВАС РФ уже отказывался признавать диск с записанной на нем программой товаром как не соответствующий критериям п. 3 ст. 38 НК РФ, а реализацию такого диска - объектом обложения НДС (Постановления Президиума ВАС РФ от 2 августа 2005 г. N 2617/05, от 16 ноября 2004 г. N 6579/04). По мнению судей, передача программы на компакт-диске означает передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности - нематериальные активы (право на использование программы). Вероятно, что и в дальнейшем суды будут придерживаться указанной позиции. Кроме того, арбитры неоднократно отмечали, что гражданско-правовая оценка ситуации не влияет на налоговые последствия (например, Постановление ФАС Уральского округа от 1 октября 2007 г. по делу N Ф09-3054/06-С3).

А согласно п. 3 ст. 1286 ГК РФ заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре программы или на его упаковке. В отличие от традиционных лицензионных договоров, заключаемых в предписанной законодательством письменной форме, данные договоры являются разновидностью конклюдентных сделок. Лицензия обычно располагается на внешней стороне запечатанных прозрачной пленкой упаковок, и в момент покупки программы покупатель может прочитать лицензионное соглашение. Кроме того, покупатель изначально намерен использовать программу, но при приобретении такое использование невозможно. К тому же в п. 3 ст. 1286 ГК РФ не сказано, что договор присоединения заключен с момента начала использования программы, а лишь отмечено, что указанный момент считается согласием на заключение договора. Более того, понятие "использование" должно определяться условиями договора, а не закона.

Если же считать, что договор присоединения в момент продажи не заключен, тогда платеж за программу нужно расценивать как предоплату по договору. Ведь по своей сути деньги получены не за диск, а как предоплата права. А авансы по не облагаемым НДС операциям налогообложению не подлежат (п. 2 ст. 162 НК РФ). Таким образом, предоплата за покупку права путем передачи диска без заключения договора присоединения также не должна облагаться НДС.

Однако Минфин России сделал поблажку для дилеров: если правообладатель реализует программы для ЭВМ через дилерскую сеть, то платить НДС также не нужно. Правда, дилер при передаче товара конечному пользователю все-таки должен будет выделить НДС (поскольку с покупателем заключается лицензионный договор присоединения). Таким образом, льгота теряет смысл, поскольку при продаже экземпляра конечному потребителю (с использованием договора присоединения) дилер все же вынужден будет начислить НДС. Получается, что льготу по НДС дали в целях уменьшения стоимости программной продукции, но эта льгота "мертвая", поскольку в большинстве случаев конечный потребитель заключает именно лицензионный договор присоединения, передача прав по которому, по мнению финансовых органов, облагается НДС. Сейчас большинство программистов оформляют лицензионный договор по всей цепочке дилеров, чтобы иметь возможность пользоваться льготой.

НДС необходимо заплатить и когда экземпляр программы для ЭВМ продан лицом, правомерно им владеющим (Письма Минфина России от 29 декабря 2007 г. N 03-07-11/649, от 19 ноября 2007 г. N 03-07-08/338). На практике многие специалисты придерживаются мнения, что только первый в цепочке правообладатель диска с программой для ЭВМ, получивший исключительное право или право использования программы у автора, передает своему покупателю имущественное право, а для остальных правообладателей такой диск будет товаром. При наличии же лицензии дилер может продавать программу по договору купли-продажи. Но подобный подход, как уже отмечалось, не находит понимания у судей ВАС РФ. Кроме того, они отмечают, что продажа программы дилером возможна только при наличии лицензии.

Вычет налога

Поскольку новые операции, освобождаемые от обложения НДС, включены в п. 2 ст. 149 НК РФ, отказаться от применения льготы налогоплательщик не может (п. 5 ст. 149 НК РФ). И это является причиной возможных налоговых споров. Ведь, если бы плательщик мог отказаться от освобождения от НДС самостоятельно, у покупателя не было бы проблем с вычетом. Но поскольку у продавца возникает необходимость правильно применить закон, применение "не той ставки" продавцом больно бьет по вычету у покупателя. На практике при реализации экземпляра программы многие компании опасаются споров и выделяют НДС при реализации программы конечному потребителю. Или вообще оформляют реализацию программы как оказание услуг. И как следствие - отказ покупателю в вычете "входного" НДС и, соответственно, доначисление налога, начисление пеней и штрафа. А если инспекции удается доказать отсутствие раздельного учета при совершении облагаемых и не облагаемых НДС операций (п. 4 ст. 149 НК РФ), то возможен отказ в вычете вообще всего "входного" НДС.

Итак, самой серьезной проблемой, проистекающей из указанных Писем, является возможный отказ в вычете покупателю, если НДС был выделен неправильно или вообще не был выделен. Ведь налогоплательщик не имеет права выбора ставки налога. Так, ВАС РФ рассмотрел ряд дел, по которым при международной перевозке перевозчик изначально включал в счет-фактуру НДС по ставке 18%, в то время как должен был применять ставку 0%. Суд во всех случаях сделал одинаковый вывод: неправомерно включенный в стоимость товаров (работ, услуг) НДС не может быть возмещен приобретателем этих товаров (работ, услуг). А также указал, что налогоплательщик не вправе по своему усмотрению изменять установленную налоговым законодательством ставку налога <1>.

<1> Постановления ВАС РФ от 20 июня 2006 г. N 14588/05, N 14555/05, от 19 июня 2006 г. N 16305/05, от 20 декабря 2005 г. N 9252/05, N 9263/05, Решения ВАС РФ от 9 июня 2006 г. N 4364/06, от 31 мая 2006 г. N 3894/06.

Таким образом, если продавец выделит НДС при передаче прав на использование программы по лицензионному договору (например, если в стоимость экземпляра будет включено право на использование, отдельно не выделяемое, и на всю стоимость экземпляра будет начислен НДС), а покупатель попытается поставить НДС к вычету, то вполне возможно, что в вычете налоговый орган откажет.

Так, по мнению налоговых органов, при указании в счете-фактуре налоговой ставки, отличной от установленной НК РФ, данный счет-фактура не соответствует требованиям НК РФ и, следовательно, не может служить основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету (Письма ФНС России от 13 января 2006 г. N ММ-6-03/18@, от 17 мая 2005 г. N ММ-6-03/404@).

Однако согласно п. 5 ст. 173 НК РФ в случае выставления налогоплательщиком покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, налогоплательщик обязан уплатить в бюджет сумму налога, указанную в счете-фактуре. Таким образом, лица, неправомерно включившие НДС в цену реализации товаров (работ, услуг), должны уплатить налог в бюджет. Но если такие лица уплачивают налог, то почему его нельзя возместить? Ведь право на вычет судьи обычно связывают с фактом уплаты НДС в бюджет продавцом. В нашей ситуации НДС в бюджет перечислен.

Судьи подтверждают правомерность применения вычета по НДС по счету-фактуре, выставленному в отношении операции, освобожденной от НДС, поставщиком, применяющим специальный режим налогообложения. Суды исходят из того, что налогоплательщик не несет ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет (Постановления ФАС Северо-Западного округа от 10 декабря 2007 г. по делу N А52-1380/2007, от 23 ноября 2007 г. по делу N А52-1201/2007, от 16 октября 2007 г. по делу N А42-2888/2007, ФАС Московского округа от 10, 17 июля 2007 г. по делу N КА-А40/6576-07, от 15, 22 мая 2007 г. по делу N КА-А40/4043-07, от 27 апреля, 4 мая 2007 г. по делу N КА-А40/3193-07, ФАС Восточно-Сибирского округа от 21 февраля 2007 г. по делу N А19-23923/06-30-Ф02-560/07, ФАС Волго-Вятского округа от 16 марта 2007 г. по делу N А82-16032/2005-15).

Кроме того, Минфин России в Письме от 11 июля 2005 г. N 03-04-11/149 утверждал, что вычет по НДС применяется в общеустановленном порядке, даже если счет-фактуру выставил поставщик, применяющий упрощенную систему налогообложения.

М.А.Щербакова

г. Санкт-Петербург

Главная » Международное право » Компания выявления результатов интеллектуальной деятельности. Документы